Manual de Propiedad Industrial.pdf

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Guy Bendaña Guerrero

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Temas de Derecho de Propiedad Industrial
Cuido de edición:
Alicia Casco Guido
Revisión de texto:
Eduardo J. Saballos Almendárez
Diagramación:
Reynaldo Silva Flores
© Todos los derechos reservados conforme a la ley
Primera Edición 1998
© Guy José Bendaña Guerrero
Apartado postal 3140
Managua, Nicaragua
Impreso por Impreandes Presencia S.A

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Guy Bendaña Guerrero
A Blanca,
que ha hecho posible
esta pequeña obra
A la memoria de
Don Henry Caldera -Pallais

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Temas de Derecho de Propiedad Industrial

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Guy Bendaña Guerrero
Indice
PROLOGO
Capítulo I. Síntesis comparativa del convenio centroamericano para la
protección de la propiedad industrial, el protocolo de modificación
al mismo y la ley de marcas de 1907 15
1. Introducción 15
2. Síntesis comparativa entre la ley de marcas de 1907, el convenio
y el protocolo 16
2.1. Diferentes sistemas para la adquisición de las marcas 16
Planteamiento de la posible vigencia de una marca
adquirida bajo la vigencia de la Ley de Marcas de
1907, que no fue renovada después de haber
entrado en vigencia el Convenio 18
2.2. Diferente enumeración de los signos cuyo uso
y registro como marca está prohibido 20
i) Prohibiciones de conformidad con el Convenio 20
ii) Prohibiciones de conformidad con el Protocolo 22
2.3. ¿Quiénes están facultados para solicitar y obtener
la titularidad de los signos distintivos? 23
2.4. Solicitud, requisitos y procedimiento para el
registro de marcas 24
a) Cantidad de signos distintivos que pueden
acumularse en una solicitud 24
b) Exigencia de documentos que deben ser agregados
a la solicitud de Registro 24
c) Requisitos del poder 25
d) La Gestión Oficiosa 26
e) Requisitos de la solicitud de registro 26
f) Cotitularidad de las marcas 29
g) Presentación de las solicitudes, pedidos y comunicaciones 29
h) Notificaciones 30
i) Procedimiento de la solicitud de registro 30
j) Diferencia fundamental del procedimiento entre el Convenio y el
Protocolo 32
k) División de solicitudes 33

6
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
2.5. Desistimiento 33
2.6. Caducidad 34
2.7. Prescripción 35
2.8. A quien corresponde el mejor derecho entre inscripciones
de marcas idénticas 36
2.9. Vigencia de la marca 36
2.10. Procedimiento en la oposición 37
2.11. Recursos 38
2.12. Facultades más amplias del Registrador 41
2.13. Clasificación de productos y servicios 41
2.14. Traspaso de las marcas 42
2.15. Las marcas de servicio, colectivas, de certificación, los nombres
comerciales, emblemas, las señales de propaganda, indicaciones
geográficas y denominaciones de origen, traspaso, licencias de uso
e inscripción de cambio de nombre del titular 42
2.16. El derecho de prioridad 43
2.17. Prerrogativas del titular de la marca 43
2.18. El derecho de seguimiento 44
2.19. Pérdida del derecho sobre la marca 45
2.20. La cancelación de la marca por falta de uso 46
2.21. La reivindicación del derecho sobre el signo distintivo 47
2.22. Competencia desleal 48
Principales deficiencias del convenio 49
4. Principales deficiencias del protocolo 51
5. Conclusión 54
Capítulo II. La Marca Notoria 55
6. Concepto 55

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Guy Bendaña Guerrero
7. Marcas Notariales Mundiales y Célebres 55
8. Protección de la Marca Notoria en el protocolo de modificación 56
9. Idea sobre un sistema internacional de registro 56
10. Alcance de la protección de la Marca Notoria 57
Capítulo III. La competencia desleal 59
11. Introducción 59
12. Definición 60
13. Niveles de las transacciones 61
14. Breve Reseña Histórica 62
14.1. Edad Media 62
14.2. Modelo Paleo Liberal 62
14.3. Modelo Profesional 64
14.4. El Modelo Social 65
14.5. La regulación de la competencia desleal en Nicaragua 66
14.5.1. La Ley de Patentes de Invención y la Ley de marcas de
Fábrica de 1907 66
14.5.2. Disposiciones del Convenio Centroamericano 66
14.5.3. Disposiciones del Protocolo de Modificación al Convenio
Centroamericano 67
14.6. La Competencia desleal en las Convenciones de las
cuales es miembro Nicaragua 67
14.6.1. La Convención General Interamericana de Protección
Marcaria y Comercial 67
14.6.2. El Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial 68
15. Competencia ilícita o prohibida y competencia desleal 70
16. Relatividad del concepto de competencia desleal 71
17. La técnica jurídica de represión 72

8
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
17.1. Represión mediante la aplicación del principio de la
responsabilidad extracontractual 72
17.2 Represión mediante ley especial 73
18. supuestos Típicos 75
19. Naturaleza y contenido de la acción de competencia 76
20. Territorio 77
21. Objeto de la protección 77
22. Relación de competencia 78
23. No es necesaria la producción del daño para que se reprima
la competencia desleal 78
24. Cláusula general prohibitiva 79
25. Supuestos concretos de competencia desleal 80
25.1. Actos o conductas para aprovecharse del esfuerzo de otros
participantes en el mercado 80
25.2.1 Actos de confusión 80
25.2.2. Imitación 83
25.2.2.1. Imitación de iniciativas 83
25.2.3. Explotación de la reputación ajena 85
25.3. Actos de comparación 86
25.4. Copia no autorizada 87
25.5. Violación de secretos 87
26. Actos o conductas que constituyen ataques directos a otras empresas
participantes en el mercado 90
26.1. Inducción a la infracción contractual 90
26.2 Actos de denigración 93
27. Actos o conductas que inciden directamente en las posibilidades de
actuación de los participantes en el mercado impidiendo el funcionamiento
correcto del mismo 95

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Guy Bendaña Guerrero
27.1. Actos de engaño 95
27.2. Violación de normas 98
27.2.1. Actos de competencia desleal y estado de competencia desleal 100
27.3. Discriminación 101
28. Pequeña cláusula general 102
29. Medidas o providencias cautelares 103
30. Acciones contra la competencia desleal 104
31. Tipos de acciones 105
a) Declarativa 105
b) De cesación 105
c) De remoción 106
d) De rectificación 106
e) De daños y perjuicios 106
f) Penal 107
32. Legitimación Activa 109
33. Legitimación Pasiva 110
34. El procedimiento en las acciones contra la competencia desleal en
Nicaragua 110
35. Aspectos más relevantes de la sentencia N° 33 de las diez y treinta
minutos de la mañana del 20 de marzo de 1996 112
a. Diferencia entre Infracción del Derecho y Competencia Desleal 112
b. Funcionario competente para conocer de las acciones de represión
de competencia desleal 113
c. El procedimiento correcto 114
d. Alcances del recurso de amparo en cuanto a la protección de las
garantías individuales 115
36. Sanciones 116
37. Prescripción de la acción 117
38. Conclusiones y reflexiones 117
39. Competencia desleal en la Internet 120
40. La piratería marcaria 122

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Temas de Derecho de Propiedad Industrial
40.1 Concepto 122
40.2 La piratería marcaria como abuso del derecho 122
40.3 El pirata no sólo se apodera de marcas notorias 123
40.4 Protección en el Derecho comparado a las marcas
legítimas frente al pirata 123
40.5 Forma de actuar del pirata 123
40.6 El objetivo del pirata marcario es a menudo exigir un
rescate por la marca ajena 124
40.7. ¿Cómo hacer frente a este viciado ejercicio del derecho? 124
40.8. Instrumentos legales para combatir la piratería marcaria 124
Capítulo IV. Las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho
sobre marcas y patentes 126
41. Introducción 126
41.1 Desde el punto de vista del Derecho Marcario 126
a) Defensa de las importaciones paralelas 127
b) Cuestionamiento de las importaciones paralelas 127
c) El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad
Industrial 127
d) El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano 128
41.2 Desde el punto de vista del Derecho de Patentes 129
a) Definición de agotamiento del derecho de la Corte Suprema
alemana en una sentencia dictada en 1902 129
b) Nuestra actual Ley de Patentes 130
c) El Anteproyecto de Convenio Centroamericano para la Protección
de la Propiedad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales) 131
41.3 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados en el Comercio 131
Apéndice 132
42. Síntesis de las sentencias de la corte suprema desde 1975 132
Bibliografía 144

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Guy Bendaña Guerrero
Principales Abreviaturas
Boletín Judicial B. J.
Código Civil C.
Código de Comercio C.C.
Código Penal Pn.
Código de Procedimiento Civil Pr.
Constitución Política Cn.

12
Temas de Derecho de Propiedad Industrial

13
Guy Bendaña Guerrero
Prologo
La enseñanza del Derecho de Propiedad Intelectual, en sus dos
grandes ramas, el de Autor y el de Propiedad Industrial, tradicional-
mente no ha sido sistemática en nuestras Universidades. Sin em-
bargo, siendo Decano de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Centroamericana, en 1995, auspicié el «Curso de Derecho de
Propiedad Industrial», que impartió, precisamente, el Dr. Guy José
Bendaña Guerrero. Este curso se repitió en 1997 en la misma uni-
versidad. El Derecho de Propiedad Intelectual cobra especial rele-
vancia por el fenómeno de la globalización, la creación de la Orga-
nización Mundial de Comercio, su apéndice, los «Acuerdos sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad relacionados con el
Comercio» (Acuerdo sobre los ADPIC), que nuestro país deberá
empezar a cumplir en el año 2000 y los tratados bilaterales de libre
Comercio suscritos por Nicaragua con México, Estados Unidos de
América y otros países. En esta obra el Dr. Bendaña Guerrero,
destacado especialista en esta disciplina, reúne los siguientes en-
sayos de gran actualidad:
1. Síntesis comparativa del convenio centroamericano para
la protección de la propiedad industrial, el protocolo de modi-
ficación al mismo y la ley de marcas de 1907
Este ensayo trata resumida y comparativamente los aspectos
más importantes de nuestra legislación en materia marcaria. En
unas veinte páginas el estudioso de esta disciplina puede obtener
una información general, en la que el autor subraya los aspectos
más relevantes de las legislaciones comparadas, sin faltar la críti-
ca acertada.
2. La marca notoria
La marca notoria es la de gran reputación y trasciende los lími-
tes del carácter de la especialidad de las marcas. Su estudio y
protección se ha intensificado desde la adhesión de nuestro país
al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,
por el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual relacionados con el Co-

14
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
mercio y los Tratados de Libre Comercio a los que me referí ante-
riormente.
3. La competencia desleal
En esta materia ha habido mucha incertidumbre. La sentencia
Nº 33 de las diez y treinta minutos de la mañana del 20 de marzo
de 1996, dictada por la Corte Suprema de Justicia aclaró la confu-
sión en cuanto a la autoridad competente para conocer de las de-
mandas de represión de competencia desleal y el procedimiento
correcto. En este trabajo, el autor se ocupa sistemáticamente del
tema con el objeto de dilucidar algunos puntos que aún permane-
cen oscuros.
4. Las importaciones paralelas y el agotamirento del dere-
cho sobre marcas y patentes
Tema de mucha importancia en la actualidad debido a los Tra-
tados de Libre Comercio, que el autor aborda con amplitud y clari-
dad.
5. Síntesis de las sentencias de la corte suprema, desde
1975
Esta síntesis, con algunos comentarios, contribuye al mejor co-
nocimiento de la Jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de
Justicia.
Considero esta obra concisa y clara como un valioso apor-
te a la bibliografía nacional sobre esta disciplina.
Dr. Guillermo Vargas Sandino
Presidente de la Corte Suprema de Justicia y
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
Redentoris Mater (UNICA).
Managua, 27 de mayo de 1998
.

15
Guy Bendaña Guerrero
Temas de Propiedad Industrial
CAPÍTULO I
Síntesis comparativa del convenio centroamericano
para la protección de la propiedad industrial, el
protocolo de modificación al mismo y la ley de
marcas de 1907
1
1. Introducción
La comparación de los ordenamientos jurídicos sobre los sig-
nos distintivos mencionados en el título de este ensayo, es útil
para tener diversos puntos de referencia y una mejor compren-
sión de la jurisprudencia nicaragüense en esta disciplina. Esta
es una comparación a grandes rasgos de las disposiciones o
aspectos más relevantes, principalmente del Convenio y del
Protocolo.
La Ley de Marcas de 1907 fue derogada por el Convenio
Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial
2
,
ratificado y depositado por nuestro país desde el año 1968, el
cual entró en vigencia a partir del 16 de Septiembre de 1975,
porque ese año fue depositado el instrumento de ratificación
por Guatemala, tercer país que debía hacer tal cosa para que
entrara en vigencia, ya que antes lo habían aprobado, ratificado
y depositado Costa Rica y Nicaragua.
El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano
para la Protección de la Propiedad Industrial
3
únicamente ha
sido aprobado, ratificado y depositado su instrumento de ratifi-
cación por Nicaragua (Decretos Nos. 1439 del 26 de junio de
1
Varios puntos de este tema fueron tratados por el Dr. Julián Bendaña Silva en su
ensayo sobre la Jurisprudencia Marcaria publicado en la Revista Jurídica de la Barra
de Abogados.
2
En adelante me referiré a él como el Convenio.
3
En adelante me referiré a él como el Protocolo.

16
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
1996 y 17-96 publicados en las Gacetas Nos. 143 del 31 de julio
de 1996 y 247 del 30 de diciembre de 1996, respectivamente).
Sin embargo, ha encontrado objeciones de carácter constitucio-
nal por los congresos de Guatemala y Costa Rica. En Nicara-
gua se han presentado al menos dos recursos de amparo por
inconstitucionalidad en contra del Decreto No. 1439, que lo apro-
bó, por violentar nuestra constitución política.
2. Síntesis comparativa entre la ley de marcas de 1907,
el convenio y el protocolo
2.1. Diferentes sistemas para la adquisición de las marcas
La Ley de Marcas de 1907, seguía el SISTEMA DECLARA-
TIVO para la adquisición de las marcas. De conformidad con el
artículo 6 el retardo en la renovación de las marcas no producía
la pérdida de los derechos al uso exclusivo de las mismas y el
artículo 22 establecía que la duración de la propiedad de las
marcas de fábrica es indefinida; pero se entenderá abandonada
por la clausura o falta de producción por más de un año, del
establecimiento, fábrica o negocio en que se haya empleado.
De acuerdo con este sistema, el derecho sobre las marcas
es un derecho natural de propiedad y no una mera creación de
la ley.
Al ocupar una marca de forma continua el usuario asegura
para sí la posesión de la misma y si, eventualmente, otros llega-
ban a requerir el registro de esa marca, tendrá el derecho de
reivindicar la propiedad frente a la solicitud de registro posterior
o, como claramente dijo la Corte Suprema de Justicia en el con-
siderando ll de la sentencia de las 11:30 A.M. del 21 de Agosto
de 1931: «la propiedad de la marca se adquiere por el primer
uso de ella, y el registro de la misma es solo declarativo de pro-
piedad, y sirve para justificar, sin haber de recurrir a otros me-
dios, una fecha cierta en la posesión, y para que el propietario
pueda ejercitar los derechos especiales y privilegiados con que
la ley protege las marcas registradas. Pero el hecho de un regis-

17
Guy Bendaña Guerrero
tro posterior que efectúe un tercero, de una marca anteriormen-
te poseída por un primer usante, no despoja a éste de su dere-
cho el cual mantiene aún una acción para anular el registro efec-
tuado».
El jurista argentino don Pedro Breuer Moreno, en su obra
Tratado de Marcas, página 574, describe de la siguiente forma
las características del sistema declarativo: «1º La propiedad de
una marca es adquirida por quien primero la usa, aun sin nece-
sidad de registro, y se conserva mientras no la abandone expre-
sa o tácitamente, en forma que no deje lugar a dudas; 2º El
depósito confiere ciertas acciones (las criminales). Pero aun
después de caducado el depósito, el titular puede accionar civil-
mente en defensa de su marca; 3º Los depósitos efectuados por
quien no tenga prioridad en el uso, carecen de valor. El legítimo
propietario, aun sin depositar la marca, puede impedir, median-
te acciones, que quien la depositó continúe usándola; 4º Y si el
legítimo propietario la deposita, aun efectuado el depósito por
ese tercero, puede perseguirlo criminalmente, sin que a ello obste
el depósito que efectuó; 5º El depósito crea una presunción de
propiedad a favor de quien lo efectúa, sujeta a prueba en con-
tra; 6º Si la marca no ha sido usada por nadie, el depósito se
considera acto de apropiación. De dos personas que no la usan
se considera con mejor derecho a quien primero la depositó
continúe usándola».
En cambio el Convenio Centroamericano sigue el SISTE-
MA ATRIBUTIVO o CONSTITUTIVO, que en la actualidad si-
guen la mayor parte de las legislaciones de los países america-
nos y, aun, del mundo para la adquisición de las marcas. Así el
Arto. 17 del mismo dice: «La propiedad de una marca se ad-
quiere por el registro de la misma de conformidad con el presen-
te Convenio y se prueba con la certificación de registro, expedi-
da por la autoridad competente»
4
.
4
El Arto. 18 del Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial autoriza la presentación de oposiciones fundadas en
marcas no registradas.

18
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
No obstante, los incisos a) y b) del Arto. 44 del Convenio
Centroamericano, atemperan el rigor del sistema atributivo.
El Protocolo adopta un SISTEMA MIXTO, puesto que, aun-
que en el Arto. 5, reconoce los derechos de prelación de quie-
nes han usado una marca por lo menos durante tres meses, el
Arto. 26, párrafo 1), primera parte, establece que «La propiedad
de una marca y el derecho de excluir a terceras personas de su
uso se adquiere por el registro».
Planteamiento de la posible vigencia de una marca adquiri-
da bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1907, que no fue
renovada después de haber entrado en vigencia el Convenio
Uno de los casos resueltos recientemente por la Corte Su-
prema de Justicia giró en torno al alegato de que si una marca
que hubiera sido registrada bajo la vigencia de la ley de marcas
de 1907, es decir, con el sistema declarativo, conserva su vi-
gencia aunque no haya sido renovada de conformidad con las
disposiciones del Convenio Centroamericano. La Corte Supre-
ma, en la sentencia No. 33 de las diez y treinta minutos de la
mañana del 20 de marzo de 1996, en el considerando V, dijo:
«En cuanto a lo alegado por el Dr. Salinas F., en su referido
carácter, sobre la vigencia de las marcas que estuvieron inscri-
tas a favor de su mandante pero que vencieron por falta de re-
novación, esta Corte Suprema en sentencia No. 85 de las diez y
cuarenta y cinco minutos de la mañana del 24 de octubre de
1994, dijo: «Asimismo continúa el recurrente quejándose de que
el citado funcionario violó el repetido Arto. 130 Cn. al darles va-
lor legal a los registros de marcas vencidas de la sociedad
«NICAR QUIMICA S.A,» en el considerando Segundo de su re-
solución Al respecto es oportuno el observar que de conformi-
dad con el Arto. 24 del Convenio Centroamericano para la Pro-
tección de la Propiedad industrial , los derechos concedidos por
el registro de una marca duran diez años, que pueden ser reno-
vados indefinidamente por otros términos iguales. Al estar ven-
cidas las marcas de la entidad «NICAR QUIMICA S.A.», las mis-
mas no tienen ningún valor como bien dice el recurrente con

19
Guy Bendaña Guerrero
fundamento en lo dispuesto en el Arto. 17 del expresado Conve-
nio el que consagra el sistema atributivo para la adquisición de
las marcas».
Cabe observar que, aunque las marcas vencidas hayan sido
registradas bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1907, que
establecía que las marcas se adquirían por su uso, debe apli-
carse el Arto. V, regla 10ª del Título Preliminar del Código Civil,
de conformidad con el cual, para conservar el derecho sobre las
marcas era necesario renovarlas de conformidad con la nueva
ley, es decir, con los Artos. 24, 222, y 223 del citado Convenio
Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.
En la sentencia de las once y media de la mañana del 28 de
enero de 1914, B.J. 342, Considerando II, este Supremo Tribu-
nal dijo: «Empero no valen las objeciones hechas por el señor
Goodman o su apoderado. 1º Porque la aplicación de las nue-
vas disposiciones cabe de lleno conforme a la regla décima,
artículo V del título preliminar del Código Civil. No hay la
retroactividad que se alega, porque quien tiene un derecho con-
forme a la ley, lo tiene sujeto a las condiciones previstas en la
misma ley, y la regla precitada dice: «10ª Todo derecho real
adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo
el imperio de otra, pero en cuanto a su ejercicio y cargos, y en lo
tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva
ley». Además, el Decreto Nº. 8 de fecha 7 de enero de 1956,
publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 8, de fecha 10 de
enero de 1956, reformó tácitamente los Artos. 6 y 22 de la Ley
de Marcas de 1907, por cuanto el Arto. 4 de la misma estable-
cía: «Para todos los efectos a que se refiere el artículo 7 del
Decreto Nº. 165 de 21 de diciembre de 1955, los registros o
renovaciones de marcas cuyo término de diez años expirase
antes del 31 de enero del año en curso continuarán vigentes
hasta el 29 de febrero de este mismo año». En efecto, si las
marcas hubieran tenido duración indefinida, el legislador no hu-
biera prorrogado la vigencia de aquellas cuyos términos expira-
sen antes del 31 de enero de 1956".

20
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
2.2. Diferente enumeración de los signos cuyo uso y re-
gistro como marca está prohibido
La enumeración que hacía el Arto. 3 de la Ley de Marcas
5
de
los signos impropios era mucho más escueta que la del Arto. 10
del Convenio.
Entre sus principales diferencias tenemos: La ley de mar-
cas, excluía como marcas únicamente a los signos genéricos,
siguiendo en esto el sistema francés. En cambio, el Convenio
excluye también los signos descriptivos, adoptando así los sis-
temas francés y alemán.
i) Prohibiciones de conformidad con el Convenio
Los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), ll), m), n), q) y r)
del Arto. 10 del Convenio contienen las inadmisibilidades de los
signos distintivos por razones intrínsecas y los incisos i), ñ), o) y
p) del mismo artículo contienen las inadmisibilidades de los sig-
nos distintivos por razones extrínsecas. El mencionado artículo
del Convenio Centroamericano excluye, además de los signos
excluidos en la derogada ley de marcas de 1907, los siguien-
tes
6
:
5
El Arto. 3º de dicha ley establecía lo siguiente: «La designación del signo, nombre o dibujo
que constituya una marca, corresponde al productor del artículo al cual se destina; pero no
podrán usarse en la República como marcas:
I)Las simples denominaciones genéricas o nombres de instituciones públicas;
II) Todo signo que está en pugna con la moral o que tienda a ridiculizar ideas, personas,
objetos o instituciones que a juicio del Registrador de la Propiedad Industrial, sean dignas
de general consideración;
III) Las armas, escudos y emblemas nacionales;
IV) Las armas escudos y emblemas de naciones, Estados o Corporaciones políticas extran-
jeras, sin su respectivo consentimiento;
V) Los nombres, firmas y retratos de personas existentes, sin su consentimiento;
VI) Las marcas idénticas o substancialmente parecidas a las que ya estuvieren registradas
cuando se pretenda amparar con las primeras, productos de la misma clase de los protegi-
dos por las últimas».
6
Respecto a la bandera y demás símbolos patrios, el Decreto No. 1523 del 28 de noviembre
de 1968, publicado en la Gaceta No. 17 del 21 de enero de 1968, prohibe el uso de los
símbolos y emblemas nacionales para distintivos y propaganda de empresas y estableci-
mientos comerciales o industriales y establece multas de quinientos córdobas a los infractores.

21
Guy Bendaña Guerrero
i) Los nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y de
entidades religiosas y de beneficencia legalmente reconocidas
en cualquiera del los Estados miembros del Convenio.
La prohibición de usar o registrar como marcas o como ele-
mentos de las mismas, los nombres, emblemas y distintivos de
la Cruz Roja, tiene su origen en la convención de Ginebra del 6
de Julio de 1906, para el mejoramiento de los heridos y enfer-
mos en los campos de batalla. (Arto. 23 y 27 de dicha Conven-
ción).
ii) Los diseños de monedas o billetes de curso legal; las re-
producciones de títulos-valores y demás documentos mercanti-
les o de sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en ge-
neral.
iii) Los nombres técnicos de los productos.
iv) Los nombres comunes de los productos.
v) Los nombres que se hayan hecho de uso común. No se
incluye en esta prohibición, a diferencia de otras legislaciones,
las marcas que se hayan popularizado o difundido con posterio-
ridad a su registro.
vi) Los adjetivos calificativos.
vii) Los adjetivos gentilicios.
viii) Las figuras descriptivas.
ix) Las denominaciones o frases descriptivas
7
.
7
el autor brasileño Joa Da Gama Cerqueira, refiriéndose a las marcas de medicamentos
compuestos por radicales, dice: «Todas estas radicales, prefijos y sufijos siendo de uso
común no pueden constituir objeto de derecho exclusivo. Lo cual, sin embargo, no significa
que se deba conceder el registro de marcas susceptibles de confusión con otras ya registra-
das, so pretexto de que están compuestas de elementos vulgares, porque el derecho de
usarlos no excluye la necesidad de evitar confusión entre las marcas y los productos»
(Tratado da Propiedade Industrial, Vol. I, páginas 409 y 410).

22
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
x) Los envases que sean del dominio público.
xi) Los envases que se hayan hecho de uso común o que
carezcan de originalidad.
xii) Los signos que sirven para designar la especie, calidad,
cantidad, valor o época de elaboración de los productos.
xiii) la forma usual de los productos.
xiv) Los colores aislados.
xv) Las simples indicaciones de procedencia y las denomi-
naciones de origen
xvi) Los mapas, aunque pueden usarse como elementos de
las marcas.
ii) Prohibiciones de conformidad con el Protocolo
El Protocolo divide las inadmisibilidades de los signos distin-
tivos en: a) por razones intrínsecas y b) por derechos de terce-
ros (Artos. 8 y 9).
Además de las prohibiciones contenidas en el Convenio Cen-
troamericano, el Protocolo de Modificación establece las siguien-
tes prohibiciones: i) Por razones intrínsecas: a) Que el signo
distintivo consista en una letra o en un dígito aisladamente con-
siderado, salvo que se presente en forma especial y distintiva;
b) que sea idéntico o se asemeje a una marca que haya vencido
y su registro no haya sido renovado, dentro del año del venci-
miento de dicha marca; c) que reproduzca o imite, total o par-
cialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado
por un Estado o una entidad pública, sin la autorización de la
autoridad competente de ese Estado; d) que consista en la de-
nominación de una variedad vegetal protegida en el país o en
algún país extranjero con el cual se haya concluido un tratado al
respecto; ii) Por derechos de terceros: a) Si el signo distintivo es

23
Guy Bendaña Guerrero
una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o
parcial de un signo distintivo notoriamente conocido; b) si el uso
del signo distintivo fuere susceptible de causar confusión con
una denominación de origen protegida; c) si el signo constituye-
ra una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de
certificación protegida; d) si el uso del signo fuera susceptible
de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad in-
dustrial de un tercero; e) si el registro del signo se hubiera solici-
tado para perpetrar o consolidar un acto de competencia des-
leal; y f) además del nombre prohibe el registro del seudónimo y
del hipocorístico
8
.
2.3. ¿Quiénes están facultados para solicitar y obtener la
titularidad de los signos distintivos?
El Convenio establece en el artículo 78 que salvo lo dispues-
to en el literal a) del artículo 35
9
, solamente las personas natura-
les y jurídicas a que se refiere el artículo 2 del Convenio Centro-
americano
10
podrán solicitar y obtener protección sobre los sig-
nos distintivos.
No aparece en el Protocolo una disposición igual a ésta. Tal
omisión se debe a que se quiere permitir el registro de marcas a
favor de las llamadas «holding companies». Tampoco la Ley de
Marcas de 1907 tenía disposiciones al respecto.
Los solicitantes de signos distintivos, de conformidad con el
Arto. 79 del Convenio Centroamericano, podrán gestionar ante
el Registro por sí, con auxilio de Abogado, o por medio de man-
8
Dícese delos nombres que en forma diminutiva, abreviada o infantil se usan como desig-
naciones cariñosas, familiares o eufemísticas.
9
Este inciso se refiere a las marcas colectivas adoptadas por cooperativas, sindicatos,
asociaciones gremiales y demás entidades públicas o privadas similares, aunque no ten-
gan empresa o establecimiento, para distinguir los productos, mercancías o servicios de
todos los individuos que forman parte de la misma.
10
Este artículo establece que las disposiciones del Convenio son aplicables a las marcas,
nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda que sean propiedad o en que
tenga interés cualquier persona natural o jurídica que sea titular de un establecimiento
comercial, o de una empresa o establecimiento industrial o de servicios.

24
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
datario que sea Abogado, según lo determine en cada caso el
derecho interno de los Estados Signatarios
11
.
2.4. Solicitud, requisitos y procedimiento para el regis-
tro de marcas
a) Cantidad de signos distintivos que pueden acumular-
se en una solicitud
De conformidad con la Ley de Marcas de 1907 se podían
incluir cuantas marcas quisiera el solicitante, aunque correspon-
dieran a clases diferentes, siempre que pertenecieran al mismo
titular.
El Convenio establece en el Arto. 89 que en cada solicitud
sólo podrá pedirse el registro de una marca, un nombre comer-
cial o de una señal de propaganda. La solicitud de una marca
únicamente podrá comprender mercancías, productos o servi-
cios incluidos en una clase.
El Protocolo permite acumular en una solicitud de registro de una
marca las diferentes clases que protegerá (inciso h) del Arto. 10).
b) Exigencia de documentos que deben ser agregados a
la solicitud de Registro
La Ley de Marcas de 1907 no exigía más documento que el
poder, que debía ser presentado con cada solicitud, aunque ya
se hubiera presentado antes y el recibo fiscal que comprobara
el pago de la tasa establecida.
El Convenio establece, además del poder, el cual puede in-
dicarse que ya se acompañó al presentarse otra solicitud, el re-
quisito de acompañar junto con la solicitud el certificado de re-
gistro de la marca en el país de origen o una declaración jurada
si la marca es originaria de un país no miembro del Convenio.
11
En Nicaragua está vigente el Decreto Legislativo No 1289 del 2 de Enero de 1967.

25
Guy Bendaña Guerrero
Cuando la marca es originaria de un país miembro del Convenio
debe acompañarse con la solicitud el certificado de registro en
el país de origen o una constancia de prioridad. Ambos docu-
mentos no requieren legalización.
El Protocolo ha eliminado el requisito anterior, pero debe
acompañarse con la solicitud el recibo fiscal correspondiente al
pago de la tasa básica.
c) Requisitos del poder
En cuanto a los requisitos del poder, el párrafo segundo del
artículo 81 del Convenio, establece que: «El mandatario deberá
tener, en todo caso, poder bastante para comparecer en juicio, ante
las autoridades administrativas o de lo contencioso-administrativo
y para responder a todas las reclamaciones o demandas que se
presenten por causa de la solicitud de registro»
12
.
«Si nada en contrario se estipula, el mandatario se entende-
rá suficientemente autorizado por el poderdante para oponerse
al registro de cualquier otra marca, nombre comercial, expre-
sión o señal de propaganda igual o semejante a las que se en-
cuentran registradas a su nombre o en trámite de registro».
Los poderes otorgados en el extranjero deben legalizarse de
conformidad con el derecho interno de cada uno de los Estados
Contratantes. Los poderes otorgados en cualquiera de los Esta-
dos Miembros no requerirán de legalización alguna para surtir
efecto en otro de los Estados Contratantes (Arto. 81 del Conve-
nio Centroamericano).
El Protocolo regula lo referente al mandato en los incisos 1
y 2 del Arto. 81. Requiere que el apoderado esté domiciliado en
Nicaragua y no establece que los poderes otorgados en el ex-
tranjero deban legalizarse, pero se debe aplicar la norma gene-
12
Siendo escritos los juicios administrativos y de lo contencioso administrativos el
poder con que se debe gestionar en ellos debe constar en escritura pública (Arto. 71
Pr. Ord. 1), B.J. 145 de 1980.

26
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
ral en tal caso (inciso 4° del Arto. 1129 Pr. y Arto. 4° de la Ley de
3 de Mayo de 1917).
13
La Ley de Marcas de 1907 no tenía disposiciones expresas
sobre el mandato.
d) La Gestión Oficiosa
En casos graves y urgentes, calificados por el Registrador
de la Propiedad Industrial, podrá admitirse la representación de
un gestor oficioso, que sea Abogado, con tal que dé garantía
suficiente, que también calificará dicho funcionario, para res-
ponder a las resultas del asunto si el interesado no aprobara lo
hecho en su nombre (Arto. 80 del Convenio e inciso 3) del Pro-
tocolo). No hay ninguna diferencia. La Ley de Marcas de 1907
no tenía disposiciones expresas sobre la gestión oficiosa.
e) Requisitos de la solicitud de registro
El artículo 83 del Convenio enumera los requisitos de la so-
licitud como son:
a) la designación precisa de la autoridad a quien se dirige, la
cual no es otra que el Registrador de la Propiedad Industrial
14
b) el nombre, razón social o denominación, nacionalidad,
domicilio y demás generales del solicitante y el nombre, profe-
13
Debe notarse que el Reglamento del Protocolo establece en el Arto. 56 que «Cual-
quier Estado Contratante podrá aceptar que los documentos que se presenten al Re-
gistro como sustento de alguna solicitud, pedido o comunicación y, en su caso, las
traducciones de esos documentos, estén libres de toda autenticación, legalización u
otra certificación que no sea la de la autoridad que emitió el dictamen.
14
Ya en prensa este libro fué publicado en la GDO # 102 del 3 de junio de 1998, ley #
290 «Ley de organización, competencia y procedimientos del poder ejecutivo» de fe-
cha 1 de junio de 1998 la cual entrará en vigencia 90 dias después de su publicación.
En el inciso d) del Arto. 22 (relativo a las funciones del ministerio de fomento industria
y comercio)sucesor del ministerio de economía y desarrollo se establece como una de
sus funciones la de «administrar el registro de la propiedad industrial e intelectual de
manera que el nuevo nombre del mencionado registro es: «Registro de propiedad
Industrial e Intelectual».

27
Guy Bendaña Guerrero
sión y domicilio del mandatario, cuando la petición se haga por
medio de apoderado.
c) la descripción de la marca, en la que se determine con
claridad y precisión los elementos esenciales o su principal sig-
no distintivo. A cada solicitud debe adherirse o pegarse un mo-
delo o reproducción de la marca a que se refiera.
Es conveniente hacer un par de observaciones a este inciso.
Por una parte, es sumamente difícil describir ciertas marcas fi-
gurativas de formas caprichosas, por lo que la descripción por lo
general no coincide con lo descrito y, por otra, es lógico que
solamente deban adherirse los modelos de marcas no nomina-
tivas, como las figurativas o las mixtas, ya que las nominativas
están escritas en el texto de la solicitud. Es más, en la actuali-
dad, con el uso del «scanner», las marcas no nominativas pue-
den imprimirse en el texto, por lo que no hay necesidad de ad-
herirlas o pegarlas a la solicitud. El Protocolo ha eliminado el
requisito de la descripción de la marca.
d) La enumeración precisa y concreta de las mercancías o
servicios que distinguirá la marca, con especificación de la Cla-
se a que correspondan. Este inciso está en concordancia con el
artículo 23 del Convenio Centroamericano, que estudiamos an-
teriormente con relación al principio de la especialidad de las
marcas.
e) Indicación del país de origen de la marca y, cuando ésta sea
centroamericana, del número y fecha de su registro en dicho país o
expresión de que se encuentra en trámite en el mismo.
f) Indicación de la clase de marca de que se trata, según el
artículo 9.
g) declaración formal de que el solicitante es titular de un
establecimiento comercial, una empresa de servicios o de una
explotación industrial en el territorio de alguno de los Estados
Contratantes o en el extranjero y su dirección.

28
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
h) Las reservas que se hagan respecto del tamaño, color o
combinación de colores, diseños o características de la marca,
en la misma disposición en que aparezcan en el modelo. Las
reservas que no aparezcan en el modelo carecerán de todo valor.
i) Apartado postal o dirección exacta, en la ciudad en que
está ubicado el Registro de la Propiedad Industrial para recibir
notificaciones.
j) Indicación concreta de lo que se pide. Obviamente el regis-
tro del signo distintivo solicitado.
k) Lugar y fecha de la solicitud
l) firma autógrafa del solicitante, mandatario o representante legal.
También se exige la presentación de la constancia de haber
obtenido el consentimiento a que se refiere el literal h) del artí-
culo 10 y, en su oportunidad, el documento auténtico que acre-
dita la existencia de los premios, medallas, diplomas y galardo-
nes a que alude el Arto. 11 del Convenio Centroamericano. Res-
pecto a la exigencia de la presentación del certificado de regis-
tro en el país de origen, de la declaración jurada de adopción de
marca o de constancia de prioridad, considero que con funda-
mento en el principio del trato nacional, ninguno de estos docu-
mentos debe ser exigido a los solicitantes súbditos o residentes
de países unionistas (miembros del Convenio de París)
15
.
Los documentos que deben ser acompañados con la solici-
tud, de conformidad con dicho Protocolo, son el poder o men-
cionar que ya fue presentado con indicación de la fecha, el mo-
tivo de la presentación y el número de expediente (Arto. 81 inc.
2) el comprobante de pago de la tasa básica ; los documentos o
autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos
m), n) y p) del Arto. 8 y los incisos f) y g) del Arto. 9, cuando
fuere pertinente y la declaración de prioridad y los documentos
15
El Protocolo ha eliminado este requisito.

29
Guy Bendaña Guerrero
requeridos cuando el solicitante desee invocar el derecho de
prioridad
El Arto. 86 del Convenio establece los requisitos de las soli-
citudes de registro de los nombres comerciales.
El Protocolo establece los requisitos de la solicitud en el Arto.
10, que se podrá hacer llenando el formulario uniforme Nº 1,
que está agregado, junto con los otros, al Reglamento del Pro-
tocolo.
El Arto. 67 del mismo establece que, para el registro de los
nombres comerciales, es aplicable el procedimiento para el re-
gistro de marcas.
f) Cotitularidad de las marcas
Ni la Ley de Marcas, ni el Convenio la reglamentan; en cam-
bio, el Arto. 7 del Protocolo la reglamenta ampliamente.
g) Presentación de las solicitudes, pedidos y comunicaciones
La Ley de Marcas no tenía disposiciones especiales sobre la
forma de presentar los escritos. Tampoco las contiene el Con-
venio, por lo que se aplican las normas generales establecidas
en el Código de Procedimiento Civil (Pr.). Sin embargo, el Re-
glamento del Protocolo establece en el Arto. 52 que cualquier
solicitud, pedido, comunicación o documento que se dirija al
Registro podrá remitirse por correo postal o mediante servicios
de correo especial. Así mismo, establece la posibilidad de que
un Estado Contratante permita la presentación de una solicitud,
pedido, comunicación o documento al Registro mediante
telefacsímil, en cuyo caso la fecha y hora de presentación serán
las de recepción del telefacsímil, siempre que el original llegue
al Registro o, en su caso a la oficina o dependencia designada
dentro del plazo de un mes a partir del día de recepción del
telefacsímil. También cualquier Estado Contratante podrá ad-

30
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
mitir la presentación de los documentos anteriormente mencio-
nados mediante correo electrónico u otro medio electrónico.
h) Notificaciones
La Ley de Marcas no contenía disposiciones especiales so-
bre la forma de hacer las notificaciones. El Convenio establece
en el Arto. 101 la modalidad de notificar por medio de esquela o
nota que se enviará por correo certificado a la dirección que se
hubiera indicado en la solicitud, al solicitante a quien se haya
presentado una oposición el auto dictado por el Registro. Esto
es en el caso en que no fuere posible notificarle personalmente.
Por supuesto, puede hacerse la notificación en los casos de opo-
sición, y en cualesquiera otros, en la forma prevenida en el Có-
digo de Procedimiento Civil
16
.
El Reglamento del Protocolo establece en el Arto. 54 que los
autos y las resoluciones que dicte el Registro se notificarán a
los interesados ya sea en forma personal, por medio de esquela
o cédula, por medio de nota que deberá enviarse por correo
certificado a la dirección que se hubiera indicado, por cualquier
otro medio establecido en la legislación del respectivo Estado
Contratante; corriendo los términos, salvo disposición expresa
en contrario, desde el día hábil siguiente a la fecha en que se
notifique al interesado.
i) Procedimiento de la solicitud de registro
El procedimiento de registro es similar en el Convenio y en el
Protocolo, con algunas diferencias. Una vez presentada la soli-
citud en la forma indicada en el Arto. 90 del Convenio, el regis-
trador procede a hacer los siguientes exámenes
17
: a) de origina-
lidad de conformidad con el Arto. 91; b) de forma, de conformi-
16
La forma más común de notificar que practica el Registro de la propiedad Industrial
de Nicaragua, es por medio de cédula que entrega el Secretario del Registro a la
persona que encuentra en el lugar señalado para oír notificaciones, inclusive en los
casos en que se notifica la admisión de una oposición.
17
En el derecho comparado encontramos países en los solamente se hace un examen
formal de la solicitud para ver si reúne los requisitos de forma establecidos en la ley o

31
Guy Bendaña Guerrero
dad con el Arto. 92. Si faltare algún requisito o documento, el
Registrador se abstendrá de admitirla y de darle curso, pero dic-
tará providencia mandando que si dentro de quince días siguien-
tes el interesado hubiese corregido la omisión o defecto, se dé a
la solicitud el trámite que corresponde conforme el Convenio. Di-
cha providencia no extinguirá la fecha de presentación de la solici-
tud, si la corrección se hiciere dentro del plazo indicado; y c) de
novedad de conformidad con el Arto. 93. Si la marca y la solicitud
pasan satisfactoriamente estos exámenes, se procede a anotar la
solicitud en el libro de presentaciones (Arto. 95 del Convenio) y a
librar el aviso
18
para su publicación en La Gaceta por tres veces en
quince días (Arto. 96). Dentro de los dos meses siguientes a la
primera publicación, cualquier tercero con interés legítimo puede
oponerse al registro de la marca. Si pasados los dos meses no se
presenta ninguna oposición o declarada ésta sin lugar por senten-
cia ejecutoriada, el Registrador emitirá resolución motivada autori-
zando que, previo pago de los derechos de inscripción, se efectúe
el registro. Si dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiese
notificado la resolución, el interesado no hubiere comprobado el
pago relacionado, quedará sin efecto la resolución y se archivarán
las diligencias (Arto. 106).
en el reglamento, sin que se examinen las condiciones de fondo (originalidad y nove-
dad). Este sistema es el llamado sin examen previo. Aunque tiende a desaparecer aún
subsiste en algunos países. En otros países se sigue el sistema sin examen previo con
llamamiento a oposiciones. En este sistema se omite efectuar el examen de fondo,
pero se concede a terceros la posibilidad de presentar oposiciones. También existe el
sistema de previo examen, en el cual se efectúa el examen de fondo, pero no se
publica la solicitud para fines de oposición. Finalmente tenemos el sistema de examen
previo con publicación además para fines de oposición. Este es seguido por la mayoría
de los países y es el que siguen el Convenio y el Protocolo de Modificación.
18
El inciso 1) del Arto. 16 del Protocolo de Modificación establece que efectuados los
exámenes de conformidad con los Artículos 14 y 15, el Registro de la Propiedad Indus-
trial ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el
Diario Oficial, por tres veces, dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado
y el inciso 2) de dicho artículo señala el contenido del aviso: a) nombre y domicilio del
solicitante; b) el nombre del representante o del apoderado, cuando lo hubiese; c) la
fecha de la presentación de la solicitud; d) el número de la solicitud; e) la marca tal
como se hubiera solicitado; f) la lista de los productos o servicios a los que se aplicará
la marca y la clase o clases correspondientes. Como puede observarse, de conformi-
dad con dicha disposición, el aviso llevará dos requisitos no contemplados por el Arto.
96 del Convenio: la enumeración de los productos y el número de la solicitud.

32
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
El Protocolo establece los exámenes de forma y de fondo
en los Artos. 14 y 15, respectivamente. Este último incluye los
de originalidad y novedad.
El Protocolo establece en el Arto. 11 que el Registro de la
Propiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presenta-
ción a la solicitud de registro y la admitirá a trámite si ella cum-
ple al menos con los siguientes requisitos: a) indicaciones que
permitan identificar al solicitante; b) dirección o designación de
un representante en el país; c) la marca cuyo registro se solicita
o, tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o co-
lor especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales
con o sin color, se acompaña una reproducción de la marca; d)
los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa
o se usará la marca; y el comprobante de pago de la tasa bási-
ca. Sin embargo, debe tomarse en consideración que, de con-
formidad con el inciso 2) del Arto. 5, del Protocolo, las cuestio-
nes que se susciten sobre la prelación en la presentación de
dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de
presentación de cada solicitud.
j) Diferencia fundamental del procedimiento entre el Con-
venio y el Protocolo
Esta radica en que si la marca estuviera comprendida en al-
guna de las prohibiciones del Arto. 10
19
del Convenio, el Regis-
trador procede a rechazar la solicitud si la marca igual o seme-
jante a la solicitada está inscrita. Si la marca solicitada es igual
o semejante a otra solicitada con anterioridad, pero que todavía
no se haya inscrito, el Registrador procede a dejar en suspenso
la marca solicitada con posterioridad mientras se resuelve el
registro de la primera
20
.
En cambio, de conformidad con el inciso 2) del Arto. 15 del
Protocolo, el Registro notificará al solicitante indicando las obje-
19
O de los Artos 49 y 62 si se trata de un nombre comercial o de una señal de propa-
ganda.
20
Arto. 94 del Convenio.

33
Guy Bendaña Guerrero
ciones que impiden el registro y le da un plazo de dos meses
para contestar. Transcurrido el plazo señalado sin que el solici-
tante hubiese contestado, o si habiéndolo hecho el Registro es-
timase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el
registro mediante resolución fundamentada.
La Ley de Marcas de 1907 solamente contemplaba el exa-
men de forma en el Arto. 7. Si éste era favorable, se mandaba a
publicar el aviso para efectos de oposición.
k) División de las solicitudes
El Arto. 12 del Protocolo se refiere a la modificación y divi-
sión de la solicitud. No obstante que considero muy improbable
que en la práctica los solicitantes dividan las solicitudes de re-
gistro, por cuanto tendrán que pagar la tasa establecida, tal divi-
sión podría ser útil en la hipótesis de que se presente una opo-
sición debido a algunos de los productos que protege la marca,
de manera que si ésta se divide en dos, pueda registrarse res-
pecto a los que no han sido objetados y dejar la marca con los
productos objetos de la oposición sujeta al resultado de la sen-
tencia. El Convenio no contempla esta división. Tampoco la Ley
de Marcas de 1907.
2.5. Desistimiento
El Convenio dedica el Capítulo V del Título VII (Artos. 151 a
153) al desistimiento de solicitudes y oposiciones. Toda perso-
na que hubiere presentado una solicitud u oposición ante el
Registro de la Propiedad Industrial podrá desistir de ellas, cual-
quiera que sea el estado de su trámite. Tal hecho motivará que
la solicitud u oposición se tenga como si no se hubiera formula-
do. La resolución que admita el desistimiento extinguirá las ac-
ciones que tenga el solicitante o el opositor, en su caso, dejan-
do las cosas en el estado en que se hallaban antes de haberse
presentado el escrito de desistimiento. Quien haya desistido de
una oposición no podrá entablar una nueva a la misma solicitud
de registro, fundada en idénticas causas, ni demandar la nuli-

34
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
dad del registro, conforme lo dispuesto en el penúltimo párrafo
del Arto. 44. Todo desistimiento deberá formularse por escrito.
El Arto. 13 del Protocolo establece que el solicitante podrá
desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El de-
sistimiento de una solicitud no dará derecho al reembolso de las
tasas que se hubiesen pagado. Como el Protocolo no contiene
ninguna disposición respecto al desistimiento de las oposicio-
nes, deberá aplicarse este artículo por analogía.
Considero más acertada la forma general, para solicitudes y
oposiciones, en que el Convenio Centroamericano trata el de-
sistimiento.
La Ley de Marcas de 1907 no contemplaba esta figura.
2.6. Caducidad
El Arto. 229 del Convenio establece que las solicitudes de
registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio del mis-
mo se tendrán por abandonadas y caducarán de pleno Dere-
cho, si no se insta su curso dentro de un año, contado desde la
última notificación que se hubiere hecho al interesado o intere-
sados. El mismo artículo señala que no procederá la caducidad
cuando la solicitud o la acción hubieren quedado sin curso por
fuerza mayor o por cualquier otra causa independiente de la
voluntad del interesado o interesados. En estos casos se conta-
rá dicho término desde que el interesado o interesados hubieren
podido instar el curso de los autos.
El Arto. 85 del Protocolo redujo a seis meses el plazo de la
caducidad, contado siempre a partir de la última notificación que
se hubiere hecho al interesado o interesados.
La Corte Suprema de Justicia, en sentencia Nº 48, de las
10:45 a.m. del 22 de junio de 1994, refiriéndose al Arto. 229 del
Convenio, dijo: «Disposición esta última congruente con el Có-
digo de Procedimiento Civil, supletorio de Ley de Amparo según

35
Guy Bendaña Guerrero
el Arto. 41 L. A., en el que en varios artículos dice que los térmi-
nos empiezan a correr hasta después de las notificaciones. Con
tales antecedentes la Corte observa que la caducidad debería
haber comenzado a correr desde el diecinueve de febrero de
mil novecientos noventa y dos y nunca desde el veintisiete de
octubre de mil novecientos ochenta y nueve como sostiene el
señor Ministro. Evidentemente el Ministro computó mal, actuan-
do en contra de disposiciones expresas, yendo incluso más allá
de sus funciones violando con ello el Arto. 160 Cn., que garanti-
za el principio de la legalidad y el art. 130 del mismo cuerpo de
leyes razón por la que debe ampararse al recurrente».
La Ley de Marcas de 1907 no tenía ninguna disposición al
respecto.
2.7. Prescripción
El Convenio establece, de manera general, en el Arto. 227
que las acciones civiles provenientes del mismo prescribirán a
los tres años.
El Protocolo establece diversos plazos de prescripción. Por
ejemplo, el Arto. 37 del Protocolo regula la acción de nulidad del
registro de la marca por haberse registrado en contravención de
los Artos. 8 y 9 de dicho Protocolo y establece una prescripción
de cinco años para demandar la nulidad por infracción de cual-
quiera de las causales del Arto. 9, pero, a la vez, establece la
imprescriptibilidad de la acción cuando el registro impugnado se
hubiere efectuado de mala fe. El Arto. 98 establece que la ac-
ción por infracción prescribe a los dos años contados desde que
el titular tuvo conocimiento de la infracción, o los cinco años
contados desde que se cometió por última vez la infracción,
aplicándose el plazo que venza primero. Sin embargo, el Proto-
colo no establece el plazo de prescripción para demandar la
nulidad de un registro de una denominación de origen (Arto. 80).

36
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
2.8. A quien corresponde el mejor derecho entre inscrip-
ciones de marcas idénticas
El Arto. 218 del Convenio establece que: «De varias inscrip-
ciones relativas a una misma marca, nombre comercial, expre-
sión o señal de propaganda, se preferirá la primera, y si fueren
de una misma fecha, se atenderá a la fecha y hora de la presen-
tación de la solicitud o título respectivo en el Registro, salvo que
se refieran a una misma marca, nombre comercial, expresión o
señal de propaganda que esté proindiviso y que así conste en
los documentos respectivos, en cuyo caso todas ellas tendrán
la misma fuerza, y no habrá preferencia alguna».
Como puede observarse, este artículo soluciona el problema
de establecer quién tiene mejor derecho respecto a marcas,
nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda
idénticos inscritos a favor de diferentes titulares. La solución es
que predomina el derecho de quien primero haya inscrito. Este
artículo no toma en consideración para el reconocimiento del
mejor derecho a quien haya presentado antes la solicitud de
registro, sino a quien haya registrado primero, con excepción de
la marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda
que esté proindiviso.
El Protocolo no contiene ninguna disposición similar a ésta,
por lo que quedará sin definirse a quién corresponde el mejor
derecho en el caso planteado por el artículo transcrito del Con-
venio Centroamericano.
La Ley de Marcas de 1907 no contenía disposiciones sobre
este tema y, además, no era necesario por seguir el sistema
declarativo para la adquisición de marcas.
2.9. Vigencia de la marca
El término del registro marcario es por diez años y puede renovarse
cuantas veces se quiera por otro término igual (Art. 24 del Convenio y
21 del Protocolo). No hay diferencia. En cambio para la Ley de Marcas

37
Guy Bendaña Guerrero
de 1907 el derecho sobre la marca era por tiempo indefinido y no se
perdía por la falta de renovación, sino por la falta de uso.
2.10. Procedimiento en la oposición
Mientras la vieja Ley de Marcas establecía en su Artículo 13
que las oposiciones se ventilaban ante el Juez común corres-
pondiente, (en juicio ordinario de mayor cuantía, por supuesto),
el Convenio establece que corresponde al Registrador de la Pro-
piedad Industrial resolver las oposiciones (Arto. 104) en un pro-
cedimiento administrativo. El mismo procedimiento, a grandes
rasgos, se mantiene en el Protocolo (Arto. 17).
El término para deducir oposición es de dos meses a partir de la
fecha de la primera publicación tanto en el Convenio como en el Proto-
colo. La Ley anterior establecía un plazo de treinta días.
Con la oposición deben acompañarse los documentos en que
ésta se funde y si no se tuvieren a la disposición, se deberá
indicar expresamente cuales son y presentarlos dentro de los
treinta días calendarios (Arto. 100 del Convenio) El Protocolo
establece en el inciso 2) del Arto. 17 que si las pruebas no se
acompañaron con la oposición, deberán presentarse dentro de
los treinta días calendario siguientes a la fecha de presentación
de la oposición. Como puede observarse, el Protocolo no exige
que se indiquen expresamente cuales son las pruebas. Se ha
discutido el hecho de que el Arto. 111 del Convenio establece
que el Registro es un medio de publicidad y por tal motivo no
debería exigirse la presentación del certificado de registro al pre-
sentarse una oposición fundamentada en una marca inscrita en
el Registro. Sin embargo, ya la Corte Suprema de Nicaragua se
pronunció en el sentido de que debe acatarse lo dispuesto en el
Arto. 100 del Convenio
21
.
21
En efecto, la Corte Suprema de Justicia, a mi juicio equivocadamente, porque si el
fundamento de la oposición es una marca inscrita en el Registro de la Propiedad In-
dustrial, su existencia debe constarle al Registrador (Arto 111) dijo en la sentencia de
las 11:30 a.m. del 27 de abril de 1981, B.J. 71 de ese año que la falta de presentación
de los documentos que exige el Arto. 100 del Convenio Centroamericano produce el
rechazo de la oposición.

38
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
Así mismo, el Convenio limita en el Arto. 100 los medios pro-
batorios al documental. En cambio, el Protocolo de Modificación
no hace tal limitación en el Arto. 17.
El que sea el Registrador quien falle las oposiciones de con-
formidad con el Convenio es de suma importancia, por cuanto,
con el juicio ordinario que establecía la ley anterior, las oposi-
ciones llegaban al conocimiento de la Corte Suprema a través
del recurso de casación.
Ahora la Corte Suprema conoce de las oposiciones vía el
Recurso de Amparo.
No obstante, el convenio Centroamericano reserva a los Tri-
bunales de Justicia el conocimiento de las demandas de nuli-
dad del registro de las marcas (Arto. 45).
El Protocolo de Modificación establece el requisito de pagar
un derecho fiscal de cuarenta pesos centroamericanos para pre-
sentar una oposición. La imposición de este derecho fiscal ha
sido considerada inconstitucional por atentar contra el principio
de gratuidad de la justicia por los abogados centroamericanos
especialistas en esta materia.
El inciso 5) del Arto. 16 del Reglamento del Protocolo esta-
blece una novedad en nuestro sistema: «Cuando la oposición o
la respuesta se presentara fuera del plazo estipulado, ella se
atenderá sólo en la medida en que el estado del trámite lo per-
mitiera y sobre el fondo del asunto». Sin embargo, es criticable
que esa facultad no se otorgue al Registrador cuando la oposi-
ción ha sido presentada sin el recibo del pago de la tasa.
2.11. Recursos
Contra las providencias de mero trámite no cabrá recurso
alguno, salvo el de responsabilidad (Arto. 158 del Convenio).

39
Guy Bendaña Guerrero
El derecho interno de cada Estado contratante determinará qué
recursos proceden contra las decisiones del registrador y formali-
dades para interpretarlos (Artos. 159 del Convenio y Arto. 60 del
Reglamento del Protocolo).
Como en la práctica es poco frecuente que se cumplan los pla-
zos legales, el Artículo 160 autoriza un recurso verbal o escrito de
queja contra el registrador si éste no dicta las resoluciones que le
competen, dentro de los términos que fija el Convenio, a fin de que
se le apliquen los correctivos que la legislación interna de los con-
tratantes determine.
El Decreto 2-L, de fecha 3 de Abril de 1968, establece en el
Arto. 4º. que: «Todas las resoluciones que dicte el Registrador de
la Propiedad de Nicaragua, serán apelables ante el Ministro de
Economía, Industria y Comercio, de conformidad con el derecho
común».
De las resoluciones dictadas por el Ministro de Economía se
puede recurrir de amparo. La Corte Suprema de Justicia, en reite-
radas sentencias, ha declarado que el Ministro de Economía no
puede delegar sus facultades para conocer de las apelaciones de
las resoluciones dictadas por el Registrador de la Propiedad Indus-
trial en el asesor legal del Ministerio a su cargo, ya que esta era la
práctica usual.
La Ley No. 290. Ley de Organización, competencia y Procedi-
mientos del Poder Ejecutivo, de fecha 1 de junio de 1998, la cual
entrará en vigencia 90 días después de su publicación (publicadada
en La Gaceta, Dario Oficial, Nº 102 del 3 de junio de 1998), en los
Artos. 39 a 46 establece los recursos administrativos de revisión y
apelación, sin aclarar si, para hacer uso del último, es condición
sine quanón haber interpuesto el primero. Tampoco está claro si el
uso del recurso de revisión no impide interponer el de apelación.
El recurso de revisión debe interponerse en el término de quin-
ce días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del acto
(Arto. 39)como puede observarse, no se permite la revisión «en

40
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
caliente», es decir, la que se presenta el mismo día en que el inte-
resado fue notificadoante el funcionario del que haya emanado
el acto (Arto. 41). El escrito de interposición deberá expresar el
nombre y domicilio del recurrente, el acto contra el cual se recurre,
motivos de la impugnación y lugar para notificaciones (Arto. 40).
Aunque no lo diga este artículo, es obvio que uno de los requisitos
es la firma de quien interpone el recurso. La interposición del recur-
so no suspende la ejecución del acto, pero la autoridad que conoce
del recurso podrá acordarla de oficio o a petición de parte, cuando
la misma pudiera causar perjuicios irreparables al recurrente (Arto.
42). Este recuso se resolverá en un término de veinte días, a partir
de la interposición del mismo (Arto. 43).
El recurso de apelación se interpondrá ante el mismo órgano
que dictó el acto, en un término de seis días después de notificado,
éste remitirá el recurso junto con su informe, al superior jerárquico
en un término de diez días (Arto. 44). El recurso de apelación se
resolverá en un término de treinta días, a partir de su interposición,
agotándose así la vía administrativa y legitimará al agraviado a
hacer uso del Recurso de Amparo, mientras no esté en vigencia la
Ley de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo (Arto. 45).
Lo no previsto sobre el procedimiento administrativo en dicha ley,
se regulará de conformidad con lo que establezca la ley de la ma-
teria (Arto. 46).
Cabe observar que la referida Ley No. 290 no derogó el Decreto
2-L de fecha 3 de abril de 1968, ni expresa, ni tácitamente, por lo
que a mi juicio debe seguir aplicándose dicho Decreto. No obstan-
te, puede haber diferentes opiniones y, en última instancia, será la
Corte Suprema de Justicia la que dilucide qué ley debe aplicarse
para substanciar los recursos en materia de propiedad industrial.
Así mismo, debe tenerse presente que muchas de las apelacio-
nes que se interponen son contra sentencias dictadas en casos de
oposiciones, de manera que debe darse la oportunidad al recu-
rrente y al recurrido para hacer uso de sus derechos mediante los
traslados de expresión y contestación de agravios, respectivamen-

41
Guy Bendaña Guerrero
te y, si la apelación debe fallarse en un plazo de treinta días a partir
de su interposición, encontramos difícil que puedan darse los men-
cionados traslados, ya que los litigantes nunca devuelven los ex-
pedientes en el término de seis días y el Ministerio, aunque la con-
traparte solicite la devolución de los autos, por lo general tiene el
criterio de que, como no es una autoridad judicial, no puede decre-
tar apremio corporal en contra del litigante que no devuelve el ex-
pediente en el término de ley.
2.12. Facultades más amplias del Registrador
Las facultades que conceden el Convenio y el Protocolo al
Registrador de la Propiedad Industrial, son más amplias que las
que le concedía la vieja Ley. Además de resolver las oposicio-
nes
22
, de conformidad con el Convenio el Registrador conoce
de la desaparición por cualquier causa jurídica de la empresa
identificada por un nombre comercial (Arto. 57 del Convenio). El
Protocolo en muchas disposiciones deja al arbitrio de cada Es-
tado Contratante la designación de la autoridad competente para
conocer de diversas acciones, pudiendo ser tal autoridad el
Registrador de la Propiedad industrial. Así, por ejemplo, lo esta-
blece el inciso 2) del Arto. 38 del Reglamento del Protocolo.
2.13. Clasificación de productos y servicios
El Decreto Nº 4 de fecha 7 de enero de 1956, estableció en
Nicaragua la primera clasificación de mercancías (no incluía los
servicios), la cual era una traducción de la clasificación estado-
unidense. Tanto el Convenio como el Protocolo adoptaron la
clasificación Internacional de mercancías y servicios. El Proto-
colo también adoptó en el Arto. 90 la Clasificación Internacional
de los elementos figurativos.
22
Se considera que esta facultad del Registrador de la Propiedad industrial es incons-
titucional de conformidad con los Artos. 158 y 159 de la Constitución Política vigente,
pues corresponde a los tribunales de justicia ejercer la jurisdicción y el Registrador es
un funcionario administrativo.

42
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
2.14. Traspaso de las marcas
Mientras la Ley de Marcas establecía en su Arto. 14 que las
marcas no se transmitían sino con el establecimiento productor
de los objetos a que sirve de distinción, el Arto. 29 del Convenio
establece la obligación de ese traspaso únicamente cuando las
marcas estuvieren constituidas por el nombre comercial del
enajenante. Ese mismo principio sigue el Protocolo, con la sal-
vedad de que cuando se traspasa una empresa deben traspa-
sarse con ella todas las marcas que le pertenezcan.
2.15. Las marcas de servicio, colectivas, de certificación, los
nombres comerciales, emblemas, las señales de propaganda, in-
dicaciones geográficas y denominaciones de origen, traspaso,
licencias de uso e inscripción del cambio de nombre del titular
La vieja Ley de Marcas no tenía disposiciones expresas so-
bre las marcas de servicio, colectivas, de certificación, los nom-
bres comerciales, las señales de propaganda, indicaciones geo-
gráficas y denominaciones de origen, traspasos, licencias de
uso e inscripción del cambio de nombre del titular al respecto. El
Convenio los reglamenta, con excepción de las marcas de cer-
tificación y los emblemas. De conformidad con el Convenio, tan-
to el nombre comercial, como la señal de propaganda gozan de
duración indefinida sin necesidad de renovación, pero el prime-
ro está sujeto a la existencia del establecimiento que identifica y
la segunda a la marca o nombre comercial que formen parte de
ella, en su caso (Artos. 52 y 61). El Protocolo establece el siste-
ma declarativo para la adquisición del nombre comercial (Inc. 1)
del Arto. 63) y dispone que las señales de propaganda tendrán
una vigencia de diez años. Tampoco reglamenta las inscripcio-
nes de cambio de nombre. Sin embargo, reglamenta el registro
de las denominaciones de origen, no así el Convenio.
En cuanto a las licencias de uso, el Protocolo establece la
novedad de que cualquier interesado solicite la «anulación»
23
23
Considero que se ha empleado inadecuadamente el verbo anular en este artículo,

43
Guy Bendaña Guerrero
de la inscripción del contrato de licencia y prohibir el uso de la
marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado
control de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera o
pudiera ocurrir confusión, engaño, o perjuicio para el público
consumidor.
2.16. El derecho de prioridad
24
El Derecho de prioridad está regulado en los Artos. 19 a 21 e
incisos b) y d) del Arto. 84 del Convenio. La independencia de
los registros está regulada en el Arto. 18.
El Derecho de prioridad está regulado en el Arto. 6 del Proto-
colo para la Protección de la Propiedad Industrial. Ambos esta-
blecen un plazo de seis meses.
No se contemplaba en la Ley de Marcas de 1907.
2.17. Prerrogativas del titular de la marca
El Convenio considera a la marca como un bien mueble (Arto.
31); el Protocolo no tiene ninguna disposición similar a ésta.
Entre los derechos que expresamente consigna el Convenio
en favor del propietario de la marca registrada pueden señalar-
se: oposición a que otro la registre; impedir la usurpación; prohi-
bir la importación de mercancías que ostenten la marca
usurpadora; resarcimiento de daños y perjuicios; intervenir en la
denuncia de delitos; traspaso del derecho; otorgamiento de li-
cencia de uso a terceros, en la inteligencia de que para la ce-
sión y el permiso de uso produzcan efectos contra terceros es
menester la inscripción de los actos respectivos en el Registro
de la Propiedad Industrial (Artos. 26, 27, 30, 32 y 34 del Conve-
nio Centroamericano). Los derechos conferidos al titular de una
por cuanto solamente se anulan los contratos nulos. En cambio este es un caso de resolución del contrato de licencia.
24
El Derecho de prioridad está regulado en los Artos. 19 a 21 e incisos b) y d) del Arto.
84 del Convenio. La independencia de los registros está regulada en el Arto. 18.

44
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
marca están consignados en el Arto. 26 del Protocolo de Modi-
ficación, tales derechos consisten en actuar en contra de cual-
quier tercero que utilice la marca en los casos señalados en
dicho artículo. El 27 establece las limitaciones del derecho so-
bre la marca. El 28 se refiere al agotamiento del derecho del
titular de la marca. La forma en que el Protocolo trata esta teoría
ha sido criticada en el foro, pues extiende los derechos del titu-
lar de la marca de forma exagerada.
El Convenio establece como obligatorio el uso de las siguien-
tes indicaciones que deben ir unidas a los productos que se distin-
gan con marcas: «producto centroamericano hecho en...» seguido
del nombre del país de origen, así como «Marca Registrada» o el
signo equivalente R dentro de un círculo (r) (Arto. 16). Esta dispo-
sición no aparece en el Protocolo de Modificación.
La Ley de Marcas de 1907 no reglamentaba expresamente
las prerrogativas del titular de la marca.
2.18. El derecho de seguimiento
Tanto la Ley de Marcas, el Convenio guardan silencio res-
pecto a este derecho, el cual puede definirse como el derecho a
controlar la suerte del producto marcado y, en particular, su
«genuinidad» a lo largo de diversas comercializaciones. No se
opone a la teoría del agotamiento del derecho marcario, ya que
sólo se aplica en los casos en que el producto ha sido alterado,
subsistiendo la marca originaria. Este supuesto es simétrico al
de supresión o alteración de la marca, mientras que se mantie-
ne la genuinidad del producto revendido
25
. El Protocolo lo reco-
noce en el inciso 1) del Arto. 28.
El derecho de seguimiento es reconocido en Francia cuando
como consecuencia de diversas alteraciones, el producto se torna
defectuoso; en Suiza, la jurisprudencia se orienta en el sentido
25
Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, obra cit., pág. 113,
Tomo II.

45
Guy Bendaña Guerrero
de que depende de la soberana apreciación de los jueces la
decisión de si en un caso particular existe o no un interés legíti-
mo en el control del producto a través de las sucesivas etapas
de su comercialización, reconociéndose el derecho de segui-
miento paralelamente con el reconocimiento de tal interés
26
.
El párrafo 2 del artículo 13 de Las Regulaciones de la marca
comunitaria europea reconoce este derecho.
2.19. Pérdida del derecho sobre la marca
La extinción del derecho sobre la marca acontece, de confor-
midad con el Convenio, por renuncia de su propietario; por ca-
ducidad, cuando transcurrido el plazo de diez años del registro
no se pide su renovación; y por nulidad (Art. 42). Esta última
ocasionada: 1) si el registro se hizo en perjuicio de mejor dere-
cho de un tercero; 2) si el registro se efectuó a nombre de quien
tenga o haya tenido vínculos comerciales con la persona que ya
hubiese registrado la marca en otro país centroamericano; y 3)
si el registro se llevó a cabo contraviniendo disposiciones del
Convenio (Art. 44). La caducidad es declarada por la autoridad
administrativa, en tanto que la nulidad por la autoridad judicial
(Artos. 43 y 45).
El Arto. 37 del Protocolo regula la acción de nulidad del re-
gistro de la marca por haberse registrado en contravención de
los Artos. 8 y 9 de dicho Protocolo y establece una prescripción
de cinco años para demandar la nulidad por infracción de cual-
quiera de las causales del Arto. 9, pero, a la vez, establece la
imprescriptibilidad de la acción cuando el registro impugnado se
hubiere efectuado de mala fe. Indudablemente, al no estar esta-
blecido un plazo para la prescripción de la acción cuando el re-
gistro de la marca haya contravenido el Arto. 8, la intención de
la ley es que acción sea imprescriptible por carecer la marca
registrada de los requisitos intrínsecos para constituir un signo
distintivo válido, pero debió establecerse expresamente la
26
Yves Saint-Gal, Protection et defense des marques de fabrique, de commerce ou de
service (París 1972), pág. A-18 y A-24.

46
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
imprescriptibilidad porque, en los casos que se presenten, la
parte interesada podrá alegar que, al no establecer el Protocolo
de Modificación un plazo de prescripción para tal acción, debe
aplicarse el Arto. 905 C., que establece, como regla general, la
prescripción decenal de los derechos y su correspondiente ac-
ción.
En los Artos. 38 y 39, el Protocolo regula respectivamente la
cancelación por «generización» de la marca y por su falta de
uso. Sin embargo, en ninguna de esas disposiciones reglamen-
ta la forma de proceder para que el Registro de la Propiedad
Industrial inscriba la cancelación de la marca por las menciona-
das acciones, de manera que deberá procederse en la forma
establecida en los Artos. 509 Pr. y siguientes.
2.20. La cancelación de la marca por falta de uso
El Convenio no contiene disposición alguna al respecto
27
. El
Arto. 40 del Protocolo establece la definición del uso de la mar-
ca. Se entiende por éste el que los productos o servicios prote-
gidos por la marca se encuentren disponibles en cualquier Esta-
do contratante en la cantidad y del modo que normalmente co-
rresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la na-
turaleza de los productos o servicios de que se trate y las mo-
dalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Tam-
bién constituye uso de la marca su empleo en productos desti-
nados a la exportación y el uso de la misma por parte del
licenciatario. El Arto. 41 señala que no se cancelará el registro
de una marca por falta de uso si ésta es justificada, por ejemplo,
27
El Arto. 9 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Co-
mercial establece que: «Cuando la denegación del registro o depósito de una marca se
base en un registro previo hecho de acuerdo con esta Convención, el propietario de la
marca de que se trate tendrá el derecho de pedir y de obtener la cancelación de la
marca previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo con los procedi-
mientos legales del país en que se trata de obtener el registro o depósito de su marca,
que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado. El término para
declarar abandonada una marca por falta de uso será el que determine la ley nacional,
y en su defecto, será de dos años y un día a contar desde la fecha del registro o
depósito si la marca no ha sido nunca empleada, o de un año y un día si el abandono
o falta de empleo tuvo lugar después de haber sido usada».

47
Guy Bendaña Guerrero
las restricciones a las importaciones o requisitos oficiales im-
puestos a los productos servicios protegidos por la marca.
El objeto de establecer la obligatoriedad del uso de la marca es
el de poner fin a la práctica de registrar marcas de reserva y de
defensa, las cuales no cumplen con la función normal de las mar-
cas de identificar productos o servicios y su origen, obstaculizan
los registros y hacen más difícil seleccionar nuevas marcas.
En México se considera que la inspección de las autoridades
correspondientes es el medio más idóneo de prueba. El autor
mejicano Nava Negrete niega valor probatorio a las facturas por
ser documentos privados y la doctrina francesa da poco valor a
la publicidad como prueba del uso de las marcas. Sin embargo,
considero que las facturas, deben ser considerados medios de
prueba idóneos si son expedidas por los establecimientos y se
corroboran, en caso de duda, con la contabilidad de éstos, pues
no es obligatorio extender documentos públicos para la compra
de bienes muebles. Debe prevalecer la buena fe en el comercio,
pues de lo contrario caeríamos en el ridículo de que el fabrican-
te tendría que pactar con los distribuidores mayoristas y mino-
ristas el que los compradores tengan que comparecer con un
notario público para la compra de cualquier producto, porque de
lo contrario su marca se vería expuesta a ser cancelada por
falta de uso. En cuanto a la publicidad considero que es una
prueba válida del uso de una marca.
2.21. La reivindicación del derecho sobre el signo distintivo
Una modalidad novedosa que ha sido introducida en el Pro-
tocolo es la figura de la reivindicación del derecho al signo dis-
tintivo, establecida en el Arto. 91 y cuyo término de prescripción
es de cinco años a partir de la concesión del registro.
En la actualidad, como el Convenio no tiene disposiciones
al respecto, si alguien obtiene el registro de un signo distintivo
en perjuicio de los derechos de un tercero, por ejemplo, titular
de una marca notoria no registrada en Nicaragua, tiene que de-

48
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
mandar la cancelación del registro y solicitar, a su vez el registro
de su marca, lo cual se vuelve engorroso e interminable porque
el infractor puede oponerse a dicho registro aunque no le asista
ningún derecho, únicamente con el afán de entorpecer o retar-
dar los trámites correspondientes.
En cambio la acción reivindicatoria es suficiente para reco-
brar el derecho.
2.22. Competencia desleal
El Convenio establece en el Arto. 65 la llamada gran cláusu-
la general, por la cual considera competencia desleal todo acto
o hecho engañoso que, como los que contempla el artículo 66,
se realice con la intención de aprovecharse indebidamente de
las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las
expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de
las mismas o del público consumidor y, así mismo, señala en el
Artículo 66 una amplia variedad de actos cuya realización es
prohibida. Esta es dada por vía ilustrativa y no de forma limitativa,
puesto que al final del precepto se indica que también son actos
de competencia desleal los demás que «tiendan directa o indi-
rectamente, a causarle perjuicio a la propiedad industrial de otra
persona».
En tal disposición el Convenio se refiere también a las infraccio-
nes de los derechos marcarios (Arto. 66, incisos d, e, f. g, h, i).
El Protocolo hace la distinción entre infracción a los dere-
chos protegidos de conformidad con sus disposiciones (Artos.
92 y siguientes) y los actos de competencia desleal. En el Arto.
95 establece la forma de calcular la indemnización de daños y
perjuicios, en el 96 las medidas precautorias; en el 97 el deco-
miso de los productos e instrumentos de la infracción; en el 99
la sanción penal por infracción de un signo distintivo, que puede
ser de seis meses a seis años por usar en el comercio, sin el
consentimiento de su titular, una marca registrada o una copia
servil o una imitación fraudulenta de ella, o por usar en el co-

49
Guy Bendaña Guerrero
mercio un nombre comercial o un emblema protegidos; en el
100, la sanción penal por utilización ilícita de indicaciones geo-
gráficas, es de prisión de seis a seis años; en el 101 la multa en
caso de infracción; en el 102, la aplicación de la multa; en los
artículos 106 (cláusula general), 107, 108 y 109 regula lo refe-
rente a la competencia desleal.
La Ley de Marcas establecía en el Arto. 18 que eran conside-
rados reos del delito comprendido en el artículo 319 del Código
Penal anterior, equivalente a los artículos 308 y 316 del actual,
que serían castigados con las penas establecidos en él por la
comisión de diversos actos de infracción a los derechos
marcarios.
Los aspectos más relevantes de la sentencia No. 33 de las
diez y treinta minutos de la mañana del 20 de marzo de 1996
de la Corte Suprema de Justicia, los abordamos en el Capítu-
lo III, dedicado a la Competencia desleal.
3. Principales deficiencias del Convenio
a) Falta de reconocimiento expreso de la marca notoria. Sin
embargo, en la práctica su protección se fundamenta en el inci-
so q) del Arto. 10 del Convenio.
b) El Protocolo de Modificación al Convenio prohibe en el
inciso e) del Arto 9, el registro de un signo distintivo si «constitu-
yera una reproducción, imitación, reproducción, imitación, tra-
ducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido en cualquier Estado Contratante por el
sector pertinente del público, o en los círculos empresariales
pertinentes, o en el comercio internacional, y que perteneciera a
un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a
los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible
de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero,
o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo».

50
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
Como puede observarse el reconocimiento y protección da
el Protocolo a la marca notoria es sumamente amplia, subsa-
nando así la deficiencia del actual Convenio.
c) Falta de obligatoriedad del uso de las marcas registradas,
mediante la imposición de sanciones por la falta de uso. En otras
legislaciones puede demandarse la cancelación de una marca
por falta de uso, si no es usada dentro de los cinco años si-
guientes a su inscripción o desde la fecha de su último uso.
Esta deficiencia está subsanada en el Arto. 39 de Protocolo. El
Arto. 40 del mismo define el uso de la marca.
d) A diferencia de otras legislaciones no contiene entre las
prohibiciones para el registro de marcas consistentes en térmi-
nos no registrables que se encuentren en una lengua extranje-
ra. Esta deficiencia está subsanada en el inciso g) del Arto. 10
de Protocolo, de conformidad con el cual la solicitud del registro
de una marca debe contener: una traducción de la marca, cuan-
do estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste
tuviese significado en un idioma distinto del castellano». Cabe
observar que el actual Convenio no prohibe expresamente el
registro de marcas que consistan únicamente en una letra o en
un dígito. El inciso f) del Arto. 8 del Protocolo contiene esta pro-
hibición, con la salvedad de que se presente en una forma es-
pecial y distintiva.
e) Falta de un período de gracia para renovar marcas que se
hubieran vencido. En algunas legislaciones este período es de
tres meses y en otros de seis. El Protocolo de modificación en el
inciso 2) del Arto. 22 establece un plazo de gracia de seis me-
ses posteriores a la fecha de vencimiento para la renovación de
la marca. No obstante la deficiencia del Convenio en este pun-
to, el Registro de la Propiedad industrial debería conceder tal
plazo de gracia de conformidad con el Artículo 5 bis, inciso 1).
f) Falta de regulación de la marca de certificación. El Proto-
colo la regula en los Artos. 53 a 59.

51
Guy Bendaña Guerrero
g) Falta de una solución adecuada una vez que se produzca
la unión aduanera en Centro América para la circulación de pro-
ductos que lleven una marca ilícita (Arto. 228).
4. Principales deficiencias del Protocolo
a) Las siguientes disposiciones del Protocolo están en abierta
violación de las Constituciones de los países centroamericanos:
i) Los artículos 17, 18 y 19, que le confieren al Registro de la
Propiedad Industrial la potestad de conocer y fallar las oposicio-
nes que se presenten a las solicitudes de registro de marcas, a
pesar de no ser el Registrador de la Propiedad Industrial, a cuyo
cargo está el Registro de la Propiedad Industrial, una autoridad
judicial, sino administrativa. Violan los Arto. 159 Cn. establece
que: «Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo
juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial».
ii) El inciso 1) del Artículo 17 del Protocolo, establece la obli-
gación de acompañar con la oposición el comprobante de pago
de la tasa de oposición establecida, que de conformidad con el
Arto. 113 del Protocolo de Modificación es de cuarenta (40) pe-
sos centroamericanos.
Esta disposición del Protocolo viola abiertamente el Arto. 165
Cn., en cuya parte final dice: «La Justicia en Nicaragua es
gratuita», puesto que el Registro de la Propiedad Industrial, como
anteriormente expusimos, al tramitar una oposición y dictar la
sentencia correspondiente está decidiendo sobre el derecho de
propiedad de una marca y, por ende, sobre el patrimonio de dos
personas, con lo cual imparte justicia, pero esta justicia, según
el Protocolo de Modificación no es gratuita, sino por el contrario,
tiene un valor de cuarenta (40) pesos centroamericanos.
iii) Al violar el principio de la gratuidad de la justicia, consig-
nado en nuestra Constitución Política, el Protocolo viola tam-
bién el Arto. 32 Cn. porque establece la obligación de pagar un
derecho fiscal, expresamente desautorizado por nuestra Carta

52
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
Magna. viola el Arto. 44 Cn. al restringir el goce de la propiedad
privada con cargas administrativas ilegales, como es la suma
de cuarenta pesos centroamericanos por el derecho a presentar
una oposición.
iv) El inciso 1) del Arto. 114 del Protocolo de Modificación
viola abiertamente el Arto. 114 de la Constitución Política de
Nicaragua al establecer que: «Los montos de las tasas previs-
tas en este Convenio podrán ser modificados por decisión con-
junta de los Viceministros de los Estados Contratantes bajo cuya
supervisión se encuentran las administraciones nacionales de
propiedad industrial». Evidentemente la facultad conferida por
nuestra Carta Magna a la Asamblea Nacional es derogada por
esta disposición del Protocolo de Modificación del Convenio Cen-
troamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Por
la misma razón viola el inciso 27) del Arto. 138 Cn., que estable-
ce como atribución de la Asamblea Nacional: «Crear, aprobar,
modificar o suprimir tributos, y aprobar los planes de arbitrio».
v) El primer párrafo del Arto. 121 del Protocolo, establece
que: «El órgano rector de la integración económica centro-
americana podrá modificar este Convenio así como el Re-
glamento uniforme. A estos efectos se tomarán en cuenta las
propuestas que le eleve el foro integrado por los Jefes de las
administraciones nacionales de la propiedad industrial de los
países del Istmo Centroamericano».
La disposición transcrita del mencionado Protocolo, viola
abiertamente los incisos 1) y 12) del Arto. 138 de la Constitución
Política, ya que son atribuciones de la Asamblea Nacional: 1)
«Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y
derogar los existentes» y el Protocolo de Modificación del Con-
venio Centroamericano para la Protección de la Propiedad In-
dustrial es la ley interna sobre signos distintivos y 12) «Apro-
bar o rechazar los tratados, convenios, pactos, acuerdos y
contratos internacionales: de carácter económico, de comer-
cio internacional, de integración regional, de defensa y seguri-
dad, los que aumentan el endeudamiento externo o comprome-

53
Guy Bendaña Guerrero
ten el crédito de la nación y los que vinculan el ordenamiento
jurídico del Estado». Estas atribuciones no pueden ser delega-
das al órgano rector de la integración económica centroameri-
cana. Esta delegación que hace el Protocolo
28
.
vi) El inciso 1) del Arto. 119 del Protocolo establece que: «Los
Estados Contratantes se comprometen a emitir un Reglamento
uniforme de este Convenio dentro de un plazo de un año conta-
do a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Protoco-
lo. El Reglamento entrará en vigor mediante Acuerdo o Decreto
del Organismo Ejecutivo de cada Estado Contratante una vez
aprobado por el órgano rector de la integración económica cen-
troamericana». Esta disposición viola abiertamente el inciso 10
del Arto. 150 Cn., ya que para que es atribución del Presidente
de la República reglamentar las leyes.
b) No contempla la inscripción de los cambios de nombres
de los titulares de signos distintivos.
c) El Arto. 67 del Protocolo establece que «El registro de un
nombre comercial, su modificación y su anulación se efectuarán
siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de
las marcas, en cuanto corresponda ...» Es obvia la mala redac-
ción de este artículo, ya que no es posible que en una acción de
nulidad de un nombre comercial pueda seguirse el procedimiento
para registrar una marca.
d) No contempla el nombramiento del Registrador suplente.
e) No contiene una disposición igual a la del Arto. 218 del
Convenio, cuya utilidad ya vimos.
f) Establece el requisito de renovar las señales de propagan-
da (Arto. 117) pero no establece la tasa correspondiente.
28
La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica,
en la sesión del 9 de julio de 1996 emitió un dictamen negativo en contra del Protocolo
porque el artículo 121 inc. 1) del Protocolo viola el artículo 121 inciso 4) de la Constitución
de Costa Rica que confiere la competencia exclusiva de aprobar o improbar los convenios
internacionales, tratados públicos y concordatos a la Asamblea legislativa.

54
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
g) No contiene disposiciones sobre la forma de funcionamiento
del Registro como las contiene el Convenio.
h) En la solución de controversias (Arto. 123) no toma en
cuenta a la Corte Centroamericana de Justicia, a pesar de ser
esa una de las competencias de dicha Corte de conformidad
con el Arto. 12 del Protocolo de Tegucigalpa y los incisos a), c)
y g) del Estatuto de la Corte.
i) La forma en que aborda la teoría del agotamiento de dere-
chos, como vimos anteriormente.
j) Deja en incertidumbre ante qué autoridad hay que recurrir
para las demandas de cancelación de marcas, nombres comer-
ciales, etc. No así el Convenio.
5. Conclusión
El Protocolo debe ser reformado para que se ajuste a las
Constituciones de los países de Centro América y se corrijan
sus deficiencias. De otra forma no podrá ser aprobado por la
mayoría de dichos países y no entrará en vigencia.
Lo más aconsejable es reformar el Convenio para sub-
sanar sus deficiencias, ya que ha estado en vigencia durante
más de veinte años, en los cuales ha demostrado ser un instru-
mento eficaz y armónico.

55
Guy Bendaña Guerrero
CAPÍTULO II
La Marca Notoria
6. Concepto
Por marca notoria se entiende una marca de vasta reputa-
ción, cuyo empleo por un tercero puede generar confusión acer-
ca del origen o calidad de los productos o servicios que distin-
gue. Desde el punto de vista práctico, el Registro de la Propie-
dad Industrial puede denegar un registro sobre la base de la
probabilidad de confusión con aquéllas, aun cuando tales mar-
cas no estuvieren registradas
29
.
Saint-Gal, la define como aquélla que goza de un conoci-
miento generalizado en los círculos comerciales interesados,
conocimiento al cual va aneja una reputación importante.
Como señalan Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas
de las Cuevas
30
, la marca notoria no tiene que tratarse de una
celebridad excepcional, como a veces se ha pensado. Cuando
esta condición está presente, nos encontramos frente a una
marca «super notoria», «célebre» o de «alto renombre» según
los términos de la doctrina belga, holandesa, suiza y escandina-
va. Pero una marca puede muy bien ser notoria sin haber alcan-
zado la celebridad.
7. Marcas Notorias Mundiales y Célebres
La doctrina hace la clasificación de marcas mundiales y céle-
bres. Las primeras son aquéllas cuya notoriedad se extiende no
ya a un país determinado, sino al mundo en general. Todas las
marcas mundiales son marcas notorias, pero no todas las mar-
cas notorias son mundiales. Las segundas son las que no sola-
29
Carlos M. Correa, «Necesidad, lineamientos, alcances y propuestas específicas de
reforma del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial,
publicado en la Revista del Derecho Industrial, números 16 a 18, año 6, pág. 488.
30
Derecho de Marcas, pág. 93, Tomo II.

56
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
mente reúnen condiciones de notoriedad, sino también una re-
putación de que los productos por ellas identificados son de alta
calidad, o por lo menos de calidad suficiente como para satisfa-
cer al consumidor.
8. Protección de la marca notoria en el Protocolo de
Modificación
El Protocolo de Modificación
31
, siguiendo al Tratado de Libre
Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLC), esta-
blece en el inciso e) del Arto. 9, la prohibición de registrar como
marca «una reproducción, imitación, traducción o transcripción,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en
cualquier Estado Contratante por el sector pertinente del públi-
co, o en los círculos empresariales pertinentes, o en el comercio
internacional, y que perteneciera a un tercero, cualesquiera que
sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique,
cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o un ries-
go de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto
de la notoriedad del signo».
9. Posibilidad de un sistema internacional de Registro
La preocupación por proteger las marcas notorias ha origina-
do la idea de establecer un sistema internacional de registro de
esas marcas. Sin embargo, en una reunión del Comité de Ex-
pertos en Marcas Notorias de la OMPI, que tuvo lugar en no-
viembre de 1995, la mayoría de los países expresaron escepti-
cismo sobre la posibilidad de crear tal registro internacional. El
problema inicial, que impide su creación, es la falta de una defi-
nición internacionalmente reconocida del término «notoria». El
comité estuvo de acuerdo que tal definición debía ser dada por
la Oficina Internacional para determinar si una marca es notoria
o no. La Oficina Internacional propone, como mínimo, que los
siguientes criterios sean tomados en consideración: «los consu-
midores potenciales» o «sector pertinente de consumidores» de
31
Aún no vigente en Centroamérica.

57
Guy Bendaña Guerrero
los productos o servicios; «los canales de distribución de los
bienes y servicios» ; la «duración, extensión y área geográfica»
de cualquier uso o anuncio de la marca; y el mercado comparti-
do tanto en el territorio donde se solicita la protección, como en
otros territorios. Además, la propuesta aclara que el registro o
uso de la marca en el territorio en el que solicita la protección no
debe ser un prerrequisito para la protección de conformidad con
el concepto de «notorio». La comisión propone una disposición
similar al artículo 16(3) del Acuerdo TRIPS, para incluir una pro-
tección en contra de la dilución de la marca.
10. Alcance de la protección de la Marca Notoria
La marca notoria esta protegida por el Arto 6º bis del Conve-
nio de París, con la limitación de que no incluye las marcas de
servicio y extiende la protección únicamente a productos igua-
les o similares a los que protege la marca notoria. La actual Ley
19.039 de la República de Chile sobre Propiedad Industrial, es-
tablece la protección de las marcas notorias aun para las mar-
cas de servicios, pero con la limitación de que los productos de
la marca notoria y la marca solicitada sean iguales o semejan-
tes
32
. Sin embargo, la Corte Suprema de Chile en la sentencia
de fecha 17 de junio de 1994, reconoció que existen marcas
cuya notoriedad es tan evidente que trasciende el principio de la
especialidad de los signos distintivos. En virtud de dicha consi-
deración, dejando sin efecto los fallos de primera y segunda ins-
tancia, acogió una oposición presentada por Kirbi A/S, dueña
de la famosa marca LEGO, para distinguir, entre otros, artículos
de la clase 28, en contra de la solicitud de registro de la misma
marca, presentada por una empresa nacional para distinguir:
«Inmobiliaria, Clase 36; empresa constructora de obras civiles,
viviendas e inmuebles, clase 37; servicio de asesoría profesio-
32
El segundo párrafo del inciso g) del Arto. 20 de la mencionada ley chilena contiene
una disposición que es muy saludable para evitar el disfrute parasitario de la marca
notoria por el cual obliga al titular de dicha marca a solicitar el registro de la misma
dentro de los 90 días siguientes al rechazo o anulación de la marca infractora.

58
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
nal y consultoría en el campo de la ingeniería, Clase 42».
33
La
más amplia protección a la marca notoria la establece la legisla-
ción brasileña que la amplía aun a productos diferentes de los
protegidos por dicha marca
34
.
La marca notoria se encuentra protegida en la actualidad,
además del Convenio de París, por el Arto. 16(2) del Acuerdo
TRIPS, en el Arto. 1708.6 del TLC y en el Arto. 8(2)(c) del Con-
sejo de Regulación No. 40/94 sobre la Marca Comunitaria. Sin
embargo, se impone en la actualidad como requisito para obte-
ner la protección de una marca notoria (no registrada), el que
ésta sea conocida en el territorio en que se pide su protección,
lo cual incrementa la dificultad de proteger tales marcas.
El connotado tratadista francés Yves Saint-Gal en su intere-
sante ensayo «La Protección de la Marca Notoria en el Derecho
Comparado», dice: «la marca notoria despierta en el espíritu del
consumidor la idea de una buena calidad, o cuando menos de
una calidad suficiente que le libra de cualquier engaño en el
momento de la compra». El mismo autor considera que el uso
por parte de un tercero de una marca notoria constituye un acto
parasitario que debe ser objeto de represión.
33
Con referencia a esto tenemos la sentencia de la Corte de París del 3 noviembre de
1958, citada por Albert Chavanne en su obra «Las Marcas Notoriamente Conocidas o
de Alto Renombre». En su parte medular la mencionada sentencia dice: «Si la protec-
ción de las marcas de fábrica no se extiende en principio más que a los objetos para
la designación de los cuales ha sido depositada la marca, una marca de gran notorie-
dad tendrá extendida su protección a los productos similares desde el momento que
los compradores han podido creer que tenían la misma procedencia.
34
El inciso e) del Arto. 9 del Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano
para la Protección de la Propiedad Industrial también protege ampliamente la marca
notoria.

59
Guy Bendaña Guerrero
CAPÍTULO III
La Competencia Desleal
11. Introducción
La palabra competencia tiene un alcance mayor que la con-
currencia de los empresarios en el mercado. Existe la competencia
en los deportes, en el campo profesional y aun en el amor. Aquí
nos referiremos a la concurrencia empresarial en el mercado.
Los derechos de propiedad industrial e intelectual plantean
problemas difíciles bajo el derecho de competencia. En primer
lugar, hay una tensión obvia entre, por una parte, los sistemas
que confieren monopolios legales y, por otra, los sistemas cuyo
objetivo es asegurar la libre competencia. Por ejemplo, el pro-
pietario de una patente tiene durante un plazo determinado, el
derecho de excluir a otros de la utilización de su invento o de la
comercialización de los productos fabricados con el mismo. Tam-
bién tiene la facultad de disponer de su derecho en favor de
terceros, mediante una cesión o una licencia, facultándoles para
fabricar, usar vender o importar su producto, normalmente bajo
pago de cánones u otras condiciones. Además, los derechos
nacionales pueden facultar al titular de una patente a conceder
a una persona la licencia de fabricar, usar, disponer o importar,
únicamente en un territorio definido, y conceder a otros en otros
territorios. A los titulares de marcas registradas, derechos de
autor, diseños industriales, etc., les corresponden derechos si-
milares. Es evidente que la existencia de tales derechos, y las
condiciones bajo las que se conceden las licencias, pueden res-
tringir la competencia. La mayoría de los sistemas de derecho
de la competencia encuentran difícil decidir hasta qué punto los
derechos de propiedad industrial e intelectual pueden ser ejer-
cidos legítimamente, o ser objeto de licencia, sin que de ello
resulten unas restricciones injustificables en la libre actividad
competitiva
35
.
35
Christopher Bellamy y Graham Child, «Derecho de la Competencia en el Mecado
Común [Eurpeo]», Nº 7-001, ps. 409 y 410.

60
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
12. Definición
En realidad resulta sumamente difícil dar una definición de la
competencia desleal. El profesor estadounidense Edward
Rogers, preguntó a sus alumnos qué definición darían de ella y
uno contestó «dirty tricks», trucos sucios y, en efecto, ese esa
una de las características de la competencia desleal. De un modo
simpleseñala Celso Delmanto
36
concurrencia desleal es la
competición que no debe ser hecha y más adelante se pregun-
ta: «¿Qué es, pues, la concurrencia desleal sino el uso de me-
dios o métodos incorrectos para modificar la normal relación de
competición? Para los hechos menos graves la ley da a los per-
judicados el derecho de reclamar civilmente por sus perjuicios;
para los más graves y desleales, va más allá: los tipifica como
delitos y como tales los pena».
El Convenio de París la define como todo acto de concurren-
cia contrario a los usos honestos en materia industrial y comer-
cial (Arto. 10 bis). El artículo 65 del Convenio Centroamericano
para la Protección de la Propiedad Industrial la define así: «Sin
perjuicio de lo prescrito en las leyes penales de los Estados
Contratantes, para los efectos de este Convenio se entiende
por competencia desleal todo acto o hecho engañoso que como
los que contempla el artículo 66, se realice con la intención de
aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las
marcas nombres comerciales y las expresiones o señales de
propaganda en perjuicio del titular de las mismas o del público
consumidor». El profesor peruano Baldo Kresalja R
37
. la define
como un tipo de actividad que persigue la atracción y captación
de compradores, es decir, la formación, consolidación o incre-
mento de la clientela, utilizando medios tortuosos que la con-
ciencia social reprueba como contrarios a la moral comercial,
según la costumbre y los usos, a los principios rectores de la
actividad económica y a la ley.
36
Delitos de Concurrencia Desleal, Ed. Depalma 1976, p. 9.
37
«Comentarios al Decreto ley 26122 sobre represión de la competencia desleal, pu-
blicado en DERECHO nº 47, diciembre 1993, de la Pontificia Universidada Católica del
Perú.

61
Guy Bendaña Guerrero
13. Niveles de las transacciones
Es interesante el planteamiento que hace Von Weizsäcker
(1982), citado por François Contensou
38
. Este autor considera
que las transacciones, en el sentido más amplio del término se
reparten en tres niveles distintos :
a) En el primer nivel se clasifican los actos de recogida pura
y simple de los recursos preexistentes, al margen de la produc-
ción. La caza, la recolección y también el pillaje.
b) En el segundo nivel se sitúan las actividades que
incrementan de una manera o de otra el valor o la cantidad de
los recursos de los que dispone la colectividad. Se trata de la
producción en el sentido tradicional del término como la agricul-
tura, descrita típicamente por las «funciones de producción» de
las teorías neoclásicas.
c) El tercer nivel de actividad económica concierne al creci-
miento de los conocimientos aplicables a la producción, en otros
términos, a las actividades de producción de información.
Si la recogida de los bienes está sometida a la libre compe-
tencia, no puede darse una actividad de producción en cantidad
suficiente. Si las cosechas no están protegidas por los derechos
de propiedad, la agricultura no puede alcanzar un desarrollo
suficiente. De la misma manera si nada viene a limitar la compe-
tencia entre los productores, las actividades del tercer nivel, esto
es, los esfuerzos de innovación, la producción de ideas aplica-
bles a los procesos productivos (investigación y desarrollo) no
alcanzan un nivel suficiente por no poder ser rentabilizados.
De la misma manera que no hay agricultura si las cosechas
no son protegidas del pillaje, tampoco habrá inversiones en in-
vestigación si los frutos de ésta no son protegidos del pillaje de
las ideas, esto es, de la imitación. La jerarquía sugerida por Von
38
La marca, la eficiencia económica y la formación de los precios, Cap. 6 de La
Marca, pág. 170.

62
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
Weizsäcker pone en evidencia los dilemas y las dificultades de
toda doctrina en materia de derecho de competencia. En tal sen-
tido pueden presentarse dos concepciones antagónicas :
i) La que ignore el progreso técnico en sentido amplio y con-
sidere que toda limitación a la competencia es desfavorable al
sistema económico y al consumidor en general.
ii) La que considere explícitamente la importancia del progre-
so y de la producción de información.
Sin embargo, debe tenerse presente que el progreso técnico
puede ser restringido tanto por insuficiencia como por exceso
de competencia en las actividades de producción de bienes y
servicios. La competencia incide sobre la innovación como el
soplo sobre el fuego: moderado lo aviva, excesivo lo apaga.
14. Breve Reseña Histórica
14.1. Edad Media. La Edad Media se caracterizó por una
economía sin competencia, ya que solamente la corporación o
el ente público local se encontraban legitimados para accionar,
siendo las sanciones de carácter administrativo y penal. Sin
embargo, de las corporaciones o gremios se derivó el carácter
profesional, esto es, el ser fruto de la auto regulación, de un
compromiso de intereses de categoría o de clase, que el orde-
namiento estatal garantizaba y que paulatinamente iría pasan-
do de un carácter igualitario (autorregulación corporativa) al afian-
zamiento de las empresas y grupos empresariales más fuertes,
que terminarán imponiéndose como expresión «auténtica» de
la ética profesional.
14.2. Modelo Paleo Liberal. La regulación contra la compe-
tencia desleal surgió en el siglo XIX de la mano del liberalismo
económico.

63
Guy Bendaña Guerrero
Este modelo era propio de la fase de despegue de las econo-
mías liberales, se caracterizaba por un escrupuloso entendimien-
to del principio de libertad de industria y el comercio. Se funda-
ba en que sólo podían reprimirse los comportamientos
concurrenciales que se hallaran expresamente prohibidos por
una ley especial. Era eminentemente de carácter penal.
A principios del siglo XIX era impensable la formación de una
legislación general sobre la competencia desleal porque se con-
sideraba que habría de restringir la libertad de industria y de
comercio. En casi todos los países la disciplina de la competen-
cia desleal se desarrolla históricamente a partir de la primitiva
tutela de los derechos sobre bienes inmateriales o de monopo-
lio, especialmente a partir del derecho sobre la marca. En efec-
to, la protección contra la competencia desleal surge histórica-
mente como una expansión de la protección a las distintas mo-
dalidades de la propiedad industrial, especialmente las marcas.
De ahí la estrecha vinculación que siempre ha existido entre
competencia desleal y propiedad industrial. Esa vinculación apa-
rece consagrada en el derecho comparado y en los tratados
internacionales sobre la materia.
En Francia, la disciplina general de la competencia desleal
se desarrolló, a través de la jurisprudencia, sobre la base de la
cláusula general de la responsabilidad civil (Arto. 1382 del Có-
digo Civil)
39
. Hasta mediados del siglo XIX lo único que se casti-
gaba por esa vía eran infracciones de los derechos de propie-
dad industrial, básicamente de derechos marcarios. Siempre al
amparo del citado artículo, se desarrolló la doctrina general de
la concurrence déloyale que corresponde al segundo modelo
de regulación. Así, en la segunda mitad del siglo XIX, se hacía
énfasis no tanto en la violación de un derecho de propiedad in-
dustrial, como en el engaño o confusión resultante de ella. Por
esta vía terminará reprimiéndose todo tipo de confusión y pro-
39
"Art. 1382. Todo hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a repararlo a
aquel por culpa del cual haya sucedido».

64
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
tegiéndose en general todos los elementos de la empresa con
valor competitivo.
También en Italia la doctrina de la competencia desleal se
elaboró inicialmente en el marco de la normativa general sobre
el ilícito civil extracontractual (Arto. 1151 del Código Civil de
1865).
En España el referido modelo estuvo regulado por los Artos.
781 a 783 del Código Penal de 1822 y, posteriormente, por los
Artos. 131 y 132 de la Ley de Propiedad Industrial de 16 de
mayo de 1902.
14.3. Modelo Profesional. La consolidación del régimen eco-
nómico liberal a fines del XIX y principios del XX, comenzó a
reclamar una protección general de signo profesional contra la
competencia desleal. La disciplina fragmentaria, típica y penal
del período anterior, muy vinculada a la propiedad industrial, es
sustituida por una disciplina general, privada y eminentemente
profesional, encaminada a reprimir las modalidades competiti-
vas que la corporación de empresarios considerara incorrectas.
Los intereses primariamente tutelados por la disciplina de la com-
petencia desleal son los intereses privados de los empresarios en
sus relaciones recíprocas de mercado. Se estimaba que tanto el
interés público, como los intereses colectivos de los consumido-
res, se hallaban suficientemente protegidos de una manera indi-
recta; como un reflejo de la protección de la empresa.
El acto de competencia desleal se configuró como una forma
particular de ilícito profesional. El autor y la víctima del acto de
competencia desleal sólo podían ser dos empresarios en direc-
ta relación de concurrencia entre sí. El daño concurrencial que
la disciplina trataba de prevenir e indemnizar se identificaba en
última instancia, con la desviación de clientela de una empresa
a otra, olvidando otras formas más mediatas de alteración del
juego concurrencial. Estábamos ante un «Derecho Profesional»
o un «Derecho de clase». Su orientación era profundamente in-

65
Guy Bendaña Guerrero
dividualista y empresarial. Su ámbito de protección se contraía
a los intereses de los empresarios competidores.
La disciplina se despenalizó y privatizó. Sus sanciones típi-
cas se situaron en los moldes del derecho privado: las acciones
de cesación, de remoción y de daños y perjuicios. Este modelo
también fue seguido por los países europeos a finales del siglo
pasado y a principios del presente y por el Convenio de la Unión
de París (Arto. 10 bis).
14.4. El Modelo Social. Surgió en los años posteriores a la
terminación de la segunda guerra mundial, como una conse-
cuencia de la quiebra del postulado ideológico que afirmaba la
coincidencia entre los intereses de los empresarios concurren-
tes (lealtad profesional) y el interés general.
En cuanto al objeto de protección, se pasó de una concep-
ción centrada en la tutela de los intereses individuales de los
competidores a una concepción fundada en la protección del
orden económico del mercado en función del interés privado de
los competidores, el interés colectivo de los consumidores
40
y el
interés público del Estado. La deslealtad dejó de ser entendida
primariamente como un juicio de incorrección profesional, en
función de las normas morales o convencionales de la clase
empresarial, para convertirse en un juicio de inecuación a los
principios del ordenamiento económico (libre competencia, tu-
tela del consumidor, etc.). Algunas actividades anteriormente
consideradas desleales fueron permitidas en muchos países,
como por ejemplo la publicidad comparativa en atención a los
efectos beneficiosos que podían producir desde el punto de vis-
40
El movimiento de protección a los consumidores se inició en los años sesenta de
este siglo. Se basa en la idea de que existe un gran desequilibrio entre el consumidor,
el ciudadano normal, y las empresas, de donde resulta que éstas pueden cometer y
cometen a menudo toda clase de abusos impúnemente. Para restablecer cierto equi-
librio en esas relaciones es indispensable la intervención del legislador. Se trata, por
tanto, de proteger a los consumidores mediante la imposición de normas legales de
carácter imperativo (Alberto Bercovitz: Significado de la ley y requisitos generales de la
acción de competencia desleal, p. 16).

66
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
ta de los consumidores; y por el contrario, ciertas prácticas per-
mitidas, por ejemplo, el dumping y la publicidad engañosa, se
prohibieron.
La competencia, que era vista por el Estado liberal clásico
como una «ley natural» dotada de racionalidad inmanente, se
convirtió en una «ley estatal» sujeta a reglamentación.
La tendencia moderna es la de reglamentar de forma general
la competencia desleal, de manera que se independice del de-
recho de propiedad industrial, constituyéndose en un derecho
autónomo.
14. 5. La Regulación de la Competencia desleal en Nicaragua
41
14.5.1. La Ley de Patentes de Invención y la Ley de mar-
cas de Fábrica de 1907. En Nicaragua, ni la ley de Patentes de
Invención, aún vigente, ni la Ley de Marcas de 1907, derogada
por el Convenio Centroamericano, regulan la competencia des-
leal con amplitud. Ambas contienen disposiciones de carácter
penal para castigar la infracción a los derechos de patentes y a
los marcarios (Arto. 24, incisos 1) y 2) de la Ley de patente y
Artos. 18 y 19 de la Ley de Marcas de Fábrica y Comercio).
14.5.2. Disposiciones del Convenio Centroamericano.
Congruente con el concepto de competencia desleal restringido
a su vinculación con los derechos de propiedad industrial, el
Convenio establece en el Arto. 65 la llamada gran cláusula ge-
neral, por la cual considera competencia desleal todo acto o
hecho engañoso que como los que contempla el artículo 66 se
realice con la intención de aprovecharse indebidamente de las
ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las
expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de
41
Cabe observar que los códigos de comercio de Guatemala (Artos. 362 y 363), El
Salvador Arto. 491 y la ley de promoción de la competencia de Costa Rica (Arto. 17)
tipifican los actos que se consideran de competencia desleal, los cuales complemen-
tan las disposiciones del convenio centroamericano para la protección de la propiedad
industrial.

67
Guy Bendaña Guerrero
las mismas o del público consumidor y, así mismo, señala en el
Artículo 66 una gran variedad de actos cuya realización es pro-
hibida. Desde luego, se trata de una guía ilustrativa y no de una
enunciación limitativa, puesto que al final del precepto, en el
inciso k (pequeña cláusula general), se indica que también son
actos de competencia desleal los demás que «tiendan directa o
indirectamente, a causarle perjuicio a la propiedad industrial de
otra persona».
No deja de llamar la atención, sin embargo, que en esa rela-
ción de actos de competencia desleal se incluyan actividades
que por sí mismas configuran infracciones ya clásicamente
tipificadas como usurpación de marcas o como infracciones a
los derechos sobre las mismas. Por ejemplo: la reproducción
total o parcial de una marca ajena, que es la imitación; la altera-
ción o substitución de una marca, nombre comercial, conocida
en general como falsificación; la enajenación de mercancías o
servicios con marcas, nombres comerciales o señales de pro-
paganda falsificadas, que no es sino la circulación y puesta en
venta de esos signos distintivos falsificados (Arts. 66, incisos d,
e, f. g, h, i).
14.5.3. Disposiciones del Protocolo de Modificación al
Convenio Centroamericano. Este instrumento, siguiendo las
tendencias modernas de la doctrina, distingue entre la infrac-
ción a los derechos sobre los signos distintivos y los actos de
competencia desleal y ha incorporado en el Arto. 106, como cláu-
sula general, el párrafo transcripto del Artículo 10bis del Conve-
nio de París. Sin embargo, la tipificación que hace de los actos
de competencia desleal resulta insuficiente, pues no contempla
actos tales como la revelación de secretos, la imitación de ini-
ciativas, la inducción a la infracción contractual, etc.
14.6. La Competencia desleal en las Convenciones de las
cuales es miembro Nicaragua.
14.6.1. La Convención General Interamericana de Protección
Marcaria y Comercial. Esta Convención regula la competencia

68
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
desleal a partir del artículo 20, que constituye una cláusula ge-
neral igual al segundo párrafo del Arto. 10bis del Convenio de
París. El Artículo 21 tipifica los actos de competencia desleal: el
inciso a) se refiere a los actos de confusión; el b) a las falsas
descripciones de los artículos; el c) a las falsas indicaciones de
origen o procedencia geográfica de los artículos; el d) a la venta
de artículos en forma tal que puedan engañar en cuanto a su
origen y el inciso e) constituye una pequeña cláusula general.
14.6.2. El Convenio de París para la Protección de la Pro-
piedad Industrial. El artículo 10 bis, que contiene las disposi-
ciones sobre competencia desleal, evolucionó desde su redac-
ción original en 1900, en la Conferencia de Revisión de Bruse-
las, por propuesta de la delegación francesa. La finalidad de la
disposición era la terminar con la discriminación existente en
algunos países entre nacionales y extranjeros con relación a la
protección contra la competencia desleal, extendiendo el princi-
pio del tratamiento nacional consignado en el artículo 2. Sin
embrago, no se impuso ninguna obligación a los países miem-
bros para que establecieran algún tipo de protección en contra
de los actos de competencia desleal. Fue hasta la conferencia
de revisión de Washington, en 1911, que el artículo se reformó
de la siguiente forma: «Los países de la Unión están obligados
a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una pro-
tección eficaz contra la competencia desleal». Esta reforma fue
propuesta por Gran bretaña sobre la base de que el tratamiento
nacional, establecido en el artículo 2, había sido extendido a la
protección contra la competencia desleal.
Después fue modificado en las Conferencias de Revisión de
la Haya de 1925, de Londres de 1934 y en la de Lisboa de 1958.
No se le hizo ninguna modificación en la Conferencia de Revi-
sión de Estocolmo de 1967.
El artículo textualmente dice: [COMPETENCIA DESLEAL]

69
Guy Bendaña Guerrero
«1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los
nacionales de los países de la Unión una protección eficaz con-
tra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de com-
petencia contrario a los usos honestos en materia industrial o
comercial.
3) En particular deberán prohibirse:
1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cual-
quier medio que sea, respecto del establecimiento, los produc-
tos a la actividad industrial o comercial de un competidor;
2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio,
capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor;
3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejer-
cicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la
naturaleza el, modo de fabricación, las características, la apti-
tud en el empleo o la cantidad de los productos».
Este artículo se ha considerado valioso porque contiene la
amplia estipulación de que todo acto de competencia «contra-
rio a los usos honestos» constituye un acto de competencia des-
leal. Esto significa que el fundamento de la competencia leal
son las prácticas honestas y la moral.
Aunque este artículo se preocupa principalmente de la con-
ducta de los competidores, como puede observarse en los dos
primeros acápites del párrafo 3, la definición general contenida
en el párrafo 2), abarca no sólo a los competidores, sino tam-
bién al público. Además el acápite 3 del párrafo 3) protege di-
rectamente al público consumidor.

70
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
15. Competencia ilícita o prohibida y competencia desleal
Don Hermenegildo Baylos, nos dice que la competencia ilícita
implica el ejercicio de una actividad concurrencial de la que hay
obligación de abstenerse; y dentro de esa competencia ilícita
cabe distinguir dos modalidades, a saber: la competencia prohi-
bida y la competencia desleal
42
.
En la competencia ilícita o prohibida, que puede tener su ori-
gen en la infracción a una ley o a un contrato, lo ilícito resulta ser
el ejercicio mismo de la concurrencia, es decir, que determina-
do tipo de actividad económica no puede ser desarrollado por
algunos sujetos, ya que tienen la obligación de abstenerse.
Existe tal prohibición, por ejemplo, cuando por ley se crean mo-
nopolios estatales, cuando la administración otorga concesio-
nes del más diverso tipo, cuando se imponen determinados re-
quisitos para el ejercicio de una profesión. También en los ca-
sos de los derechos de la propiedad intelectual e industrial. En
sentido opuesto cabe decir que en lo que no está prohibido ex-
presamente, la competencia es lícita y permisible.
También la obligación de abstenerse puede tener origen en
un convenio, tenga éste el carácter de principal o de accesorio
de otro, lo que es común en los de distribución o de licencia, en
virtud de los cuales una de las partes debe abstenerse de efec-
tuar competencia para garantizar el cumplimiento de la obliga-
ción principal. Por ejemplo, en el contrato de cesión de empre-
sa normalmente se establece la obligación del cadente de abs-
tenerse de ejercer la misma actividad económica que constituye
el objeto de la empresa cedida, al menos en el habitual territorio
bajo su influencia, con el objeto de que el transmitente no dis-
traiga la clientela adquirida cuya cesión directa es imposible y
también para que no obstaculice la obtención de nueva cliente-
la. En estos casos lo prohibido resulta ser el desarrollo de la
42
Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho
de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal, Ed. Civitas,
1978.

71
Guy Bendaña Guerrero
actividad económica, aunque ella se realice con toda pulcritud y
corrección
En cambio, en la competencia desleal, que es la otra cara de
la competencia prohibida, la actividad es en sí misma lícita y
permisible, únicamente está prohibido ejercerla por determina-
dos medios reprobables. De ello se deduce un hecho de singu-
lar importancia y es que en la competencia desleal no se consi-
dera ilícita por haber causado a otro un daño concurrencial
pues éste es lícitosino el haberlo causado indebidamente. En
la lucha por el triunfo del mejor, en ese campo de batalla que es
el mercado, las armas lícitas son la calidad, el precio, la diversi-
dad de prestaciones, la publicidad, que, aunque agresiva, no
engañe, etc., pero no lo son aquellas que alteren la igualdad de
oportunidades de los competidores, porque ello se transforma
en un daño indebido del que hay que responder.
16. Relatividad del concepto de competencia desleal
Según el Diccionario de la Real Academia Española, desleal
es el que obra sin lealtad, y leal es ser «fidedigno, verídico,
legal y fiel, en el trato o en el desempeño de un oficio o cargo»,
que, para lo que nos interesa, es una actividad que consiste en
ofrecer bienes o servicios en el mercado. El oferente debe, pues,
sujetarse a determinadas normasque Baylos denomina de ho-
norabilidad y honradezfrente a los competidores y los consu-
midores. Así mismo, debe encuadrarse dentro de los parámetros
dispuestos por el orden público económico.
Pero como es fácilmente apreciable, el concepto de desleal-
tad no puede ser absoluto ni haber tenido en todas las socieda-
des y en todo tiempo el mismo contenido o igual importancia. En
consecuencia, actuar deslealmente en el ámbito económico
empresarial es hacerlo de modo contrario a lo que la costumbre
social o la moral comercial acostumbra a admitir; de ello se de-
duce que por lo menos para determinadas actuaciones el juicio
condenatorio variará según el lugar y el tiempo. Así, si bien el
concepto de competencia desleal no deja de tener un fondo moral

72
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
común, se trata de una noción relativa a la época, al país y al
estamento social.
Como es lógico, este fenómeno de la competencia ha sido y
es especialmente sensible en su regulación jurídica a la evolu-
ción de factores políticos, ideológicos, económicos y tecnológi-
cos; y, por tanto, aquella regulación, y la estimación de lo que es
o no desleal, tiene forzosamente que ser distinta en una produc-
ción artesanal, que en una economía industrializada y de tráfico
masificado donde la publicidad ya no es sólo informativa, sino
también agresiva y hasta agobiante, características que frecuen-
temente se convierten en mérito en la vida mercantil. Así mis-
mo, siempre han formado parte del contenido de la disciplina de
la competencia desleal la maniobra fraudulenta o la conducta
que implica engaño, pues en todas las épocas han sido univer-
salmente reprobadas, pero sus manifestaciones más sobresa-
lientes presentan en el tiempo modalidades distintas.
17. La técnica jurídica de represión
Como ya he dicho, «la ilicitud de la competencia desleal pue-
de derivar jurídicamente de la aplicación del principio general
que declara la responsabilidad por daño causado a otro o de la
existencia de una ley especial represora»
43
. En algunos
ordenamientos, donde no existe un precepto legal que de modo
específico defina y prohiba los actos de competencia desleal,
se ha utilizado la vía de la responsabilidad extracontractual o
aquiliana, y la jurisprudencia ha acogido los supuestos deslea-
les en tal categoría.
17.1. Represión mediante la aplicación del principio de la res-
ponsabilidad extracontractual. El ejemplo típico de estos siste-
mas es el francés; la jurisprudencia ha sabido sancionar las ac-
tuaciones desleales con la condena a la cesación del acto y una
indemnización por daños y perjuicios, considerando que com-
petir de modo desleal es realizar un acto ilícito comprendido en
43
Baylos, obra citada, Nº. 133, p. 314.

73
Guy Bendaña Guerrero
el artículo 1382 del Código Civil francés. Es opinión muy extendi-
dacomo vimos anteriormenteque la jurisprudencia francesa ha
elaborado un concepto amplio y previsor de competencia desleal,
de eficaz aplicación práctica a la cambiante realidad.
Ahora bien, la ilicitud de actuación desleal plantea el proble-
ma de la fundamentación jurídica de esa calificación. La doctri-
na y la jurisprudencia francesas la encuentran en la teoría del
abuso del derecho, la que se extiende a los casos en que el
derecho es ejercido de modo imprudente o negligente, sin moti-
vo serio y legítimo. Pero como no es posible decir que el abuso
del derecho requiere siempre la intención de causar un daño, se
traslada a esta materia la idea de tanta aceptación en el dere-
cho público de la desviación del poder, es decir, cuando el ejer-
cicio del poder se aparta de su finalidad. Así, si bien todo com-
petidor tiene el derecho de emplear en la actividad concurrencial
sus medios, su iniciativa, debe hacerlo de conformidad con el
interés público, razón por la cual si se desvía de esa finalidad su
actuación debe considerarse abusiva, es decir, no puede hacer
uso de la libertad de competir de una manera excesiva ya que
ello significa sobrepasar los hábitos y usos sociales. También,
por cierto, numerosas resoluciones jurisprudenciales francesas
sobre actuaciones desleales están basadas en la mala fe, en la
utilización del fraude o en la intención de causar daño a otro.
En la construcción jurisprudencial francesa la competencia
desleal la infracción a un deber exigido por la propia naturaleza
de las cosas, por cuanto competir significa participar en una lici-
tación utilizando medios admitidos y honrados. Conviene acla-
rar que esa infracción a un deber, que Ascarelli denomina «de-
ber moral de corrección» se configura en Francia como un ilíci-
to civil y no penal, que puede dar lugar a una reparación econó-
mica del daño.
17.2Represión mediante ley especial. En un segundo con-
junto de sistemas, mucho más numeroso que el anterior la re-
presión en la competencia se confía a la existencia de una ley
especial cuyo paradigma ha sido la ley alemana del 7 de junio

74
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
de 1909. Pero, como la experiencia ha acreditado que no es
posible contemplar todos los supuestos de un modo estricto de
acuerdo a la técnica de la tipicidad, estas leyes resumen su cri-
terio valorativo de la ilicitud de las conductas que se tachan de
desleales en una definición omnicomprensiva de todas las ma-
nifestaciones concretas de deslealtad, y que luego se comple-
menta por una enumeración de actos que no pretende ser ex-
haustiva.
Debe quedar aclarado que es opinión unánime de la doctrina
que para considere un acto como desleal, para los efectos de la
ley, basta que incurra en la noción contenida en la cláusula ge-
neral, sin que sea preciso que además figure tipificado en algu-
no de los supuestos que se enumeran, los que poseen
fundamentaimente un valor ilustrativo y ejemplificador (Baylos,
317).
El articulo 1º de la ley alemana de 1909 consigna la siguien-
te cláusula general: «El que en el tráfico mercantil realiza actos,
con finalidad de competencia, que atentan contra las buenas
costumbres, puede ser sometido una reclamación de cesación
y de reparación del daño». Lo que sirve de defensa frente a la
competencia deslealdice Fikenstscher, citado por Baylosno
es ninguna exigencia relativa a la lealtad misma considerada
como un valor, sino al comportamiento acostumbrado, usual,
socialmente admisible. Así, cualquier criterio de valor queda
supeditado por su remisión a las costumbres honestas y honra-
das, es decir, a lo que vienen haciendo todos, con aprobación
social, lo que obliga a los concurrentes a utilizar medidas cons-
cientes y habituales, y no excepcionales y desacostumbradas,
cuyo empleo colocaría a los demás competidores en una situa-
ción de desigual e inferioridad, contraria a la esencia misma de
toda licitación, en la que puede jamás admitirse ventaja de uno
sobre otros
44
.
En la extensión de la técnica de la ley especial, a muchos
países, ha jugado un importante papel la existencia de la defini-
44
Baylos, obra citada, Nº. 135, B) pár. A), p. 318.

75
Guy Bendaña Guerrero
ción de competencia desleal, con el valor de una cláusula gene-
ral, consignada en el artículo 10 bis del Convenio de la Unión de
París, que ya transcribimos.
18. Supuestos típicos
Como es natural, cada ley incluye su propia lista de supues-
tos típicos o concretos de competencia desleal, pero general-
mente todas coinciden en incluir aquellos supuestos que ocu-
rren con mayor o menor intensidad en casi todo los mercados
de las sociedades modernas. Sin perjuicio de ello, éste es un
campo fértil para apreciar por qué la competencia desleal no es
una institución de contenido homogéneo. Lo anterior ha dado
lugar, como se comprenderá, a que la doctrina proponga un gran
número de clasificaciones de esos actos, teniendo como criterio
básico la finalidad del acto mismo.
Así, por ejemplo, para el francés P. Roubiercitado por
Baylos
45
los medios constitutivos de la competencia desleal
pueden agruparse así: a) medios de confusión (consistentes en
crear confusión entre distintivos propios y los de otro comer-
ciante); b) medios de denigración (de la persona, del estableci-
miento y de los productos del competidor); c) medios de desor-
ganización de una empresa rival (divulgación de secretos de
fábrica, reclutamiento de empleados, etc); y d) medios de des-
organización general del mercado (publicidad engañosa, etc.).
Para Baylos, por su parte, un primer grupo está constituido por
comportamientos en que la nota de antijuridicidad la da de modo
esencial la apropiación indebida de valores ajenos siendo el frau-
de el común denominador (empleo o imitación total o parcial de
signos distintivos idénticos o semejantes a los de un competi-
dor, por ejemplo); un segundo grupo está conformado por com-
portamientos que se caracterizan por implicar un ataque injusto
a otro competidor, cuya característica común es la maquinación
dañosa (ejemplo de ello lo tenemos en denigración del competi-
dor); y, por último, un tercer grupo está conforma por aquellos
45
Baylos, obra citada, Nº. 136, p. 321, nota 175.

76
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
comportamientos que se definen como contrarios a la verdad en
la comparecencia en el mercado y cuya actuación implica enga-
ño, tal como las afirmaciones falsas o la publicidad basada en
hechos inexactos
46
. Otra clasificación es la de Alberto Bercovitz,
que veremos al analizar las disposiciones del Convenio Centro-
americano y del Protocolo de Modificación.
19. Naturaleza y contenido de la acción de competencia
Como se habrá apreciado, la finalidad que persigue la acción
contra la competencia desleal es eliminar el comportamiento
desleal y hacer, en lo posible, que el mercado vuelva a su situa-
ción anterior; la finalidad es, pues, fundamentalmente
restauradora, ya que lo que interesa es hacer cesar el ilícito
desleal y suprimirlo para el futuro, y sólo en segundo término es
reparadora. Si bien existen acciones penales expresamente
establecidas para determinados tipos de deslealtad, es claro que
la protección contra las infracciones desleales se encuadran
preferentemente dentro del derecho civil. Esto ha sido acepta-
do en el derecho comparado, que ha dividido esas acciones en
dos grandes grupos, dependiendo de la existencia o no de cul-
pabilidad en el agente productor del acto desleal. Dentro de
este último se encuentran las acciones de cesación y remoción
de los efectos causados por la conducta o ilícito desleal, en las
que no será necesaria la constatación de la existencia de «cul-
pa» bastando con que se dé un acto que objetivamente pueda
considerarse como desleal. El Segundo grupo comprende la
indemnización de daños y perjuicios, que procederá si se da el
elemento subjetivo de la existencia de «culpabilidad» en el su-
jeto que origina el acto desleal, aun en el caso que se haya
decretado la cesación del mismo y la remoción de sus efectos
47
.
46
Baylos, obra citada Nº 136, ps. 321 y ss.
47
Concepión Molina, «Protección jurídica de la lealtad en la competencia, 1993, ps. 98
y 99, Ed. Montecorvo, Madrid.

77
Guy Bendaña Guerrero
20. Territorio
Tanto el Decreto 2-L del 3 de abril de 1968, como el Conve-
nio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Indus-
trial, no se refieren al ámbito territorial en el que aplicarán sus
respectivas normas para reprimir la competencia desleal, dan-
do por sabido, el primero que es el territorio nicaragüense, y el
segundo, los territorios de cada uno de los Estados miembros.
La aplicación de los preceptos de cada uno de esos institutos en
Nicaragua será respecto a productos fabricados en nuestro país
o importados a él.
En los Estados Unidos de América, (caso U.S. contra Alcoa)
se estimó que era aplicable el acta Sherman a conductas o
empresas extranjeras siempre que existiere el propósito de afec-
tar el mercado de ese país
48
.
21. Objeto de la protección
La finalidad perseguida por la ley al reprimir la competencia
desleal es evitar, desalentar y sancionar los actos contrarios a
la libre competencia en las actividades económicas. Como sa-
bemos, la libre competencia es, dentro de una concepción libe-
ral, necesaria para lograr eficiencia y distribución equitativa del
ingreso. Ello es además coherente con la extendida convicción
de que las prácticas desleales, en lo económico, no contribuyen
a que pueda desarrollarse a cabalidad esa libre competencia,
razón por la que debe evitarse se produzcan y, adicionalmente,
desalentar a los agentes económicos a que las practiquen y las
consideren usuales. Si no se logra ese objetivo, entonces será
necesario sancionar a quienes cometen esos actos ilícitos.
Ahora bien, siendo el fin fundamental de esta normativa pro-
teger el funcionamiento correcto del sistema competitivo, evi-
tando distorsiones por actuaciones incorrectas, resulta necesa-
rio proteger a todas las partes que intervienen en el mercado,
48
Citado por Juan José Otamendi: «Competencia desleal», Ed. Avanzadi, Pamplona.

78
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
sean empresarios o consumidores, siendo lo relevante para la
aplicación de las normas esa participación en el mercado y no el
hecho de que los participantes puedan ser o no calificados como
empresarios
49
. Tomemos por ejemplo el caso de quien ha here-
dado una pieza de cristal y que al momento de ponerla a la ven-
ta lo hace engañando sobre su procedencia o calidad; si bien no
se trata de un empresario, no cabe duda de que esa actuación
estará sujeta a las normas sobre competencia desleal.
22. Relación de competencia
Como hemos visto, la evolución de la disciplina hace que no
se exija siempre una relación de competencia para que el acto
se califique de desleal. Como veremos, ello incide en la legiti-
mación activa para interponer las acciones por competencia
desleal, ya que ella no se atribuye técnicamente a los empresa-
rios, a los competidores directos, sino también a los consumido-
res, e inclusive a organismos de la administración pública.
23. No es necesaria la producción del daño para que
se reprima la competencia desleal
El fin que persigue la normativa es reprimir la conducta inco-
rrecta, y para ello no es requisito la mala fe del autor ni que la
conducta haya causado un perjuicio. Esto, sin embargo, no
puede llevarnos a desconocer que la mayoría de los actos de
competencia desleal se realizan con mala fe subjetiva, y que
esa mala fe y la producción cierta de un perjuicio son jurídica-
mente relevantes, resultando incluso imprescindibles para el ejer-
cicio de determinadas acciones, como por ejemplo para solicitar
una indemnización por daños y perjuicios, pero no son requisi-
tos para que un acto sea calificado como desleal, o para pedir
su cesación
50
. Habrá, sin embargo, casos específicos en los
que la ley exige que la mala fe sea un elemento determinante de
la incorrección de la conducta prohibida y también para la cesa-
49
Bercovitz, Ob. Cit. ps. 5 y 6.
50
Bercovitz, Ob. Cit. ps. 6-8.

79
Guy Bendaña Guerrero
ción de la misma, como es el caso de la sustracción de secretos
empresariales.
24. Cláusula general prohibitiva
Es usual que en los sistemas de represión de la competencia
desleal mediante una ley se incluya una cláusula general prohi-
bitiva seguida de una enumeración de supuestos concretes de
comportamientos sancionables. Este planteamiento, como lo
pone de manifiesto la experiencia, es el más eficaz. La cláusula
general establece la prohibición en unos términos que permiten
incluir supuestos no específicamente previstos, sea por su ca-
rácter extraño o marginal, o bien por la evolución de las prácti-
cas comerciales que da lugar a la aparición de nuevos compor-
tamientos incorrectos. De lo que se deduce su necesidad, pues
evita que la normativa quede obsoleta debido al desarrollo de
nuevas practicas desleales
51
.
Uno de los aspectos más significativos, al momento de eva-
luar una cláusula general, es conocer cuáles son los criterios
que han sido seleccionados para determinar la deslealtad de
una conducta o de un acto. El Convenio Centroamericano con-
tiene la cláusula general prohibitiva en el Arto. 65, el cual esta-
blece que «para los efectos de este Convenio se entiende por
competencia desleal todo acto o hecho engañoso que como los
que el artículo 66, se realice con la intención de aprovecharse
indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nom-
bres comerciales y las expresiones o señales de propaganda
en perjuicio del titular de las mismas o del público consumidor».
El Protocolo de Modificación contiene la cláusula general en
el Arto. 106: «Se considera desleal todo acto realizado en el
ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella que sea
contrario a los usos y prácticas honestos en materia comercial».
51
Bercovitz, Ob. Cit. ps. 6-7.

80
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
25. Supuestos concretos de competencia desleal
Se ha señalado con frecuencia que uno de los aspectos más
difíciles de la disciplina de la competencia desleal reside en la
clasificación de sus supuestos concretos. Efectivamente, cual-
quiera que sea el criterio sistemático que se adopte, podremos
ver cómo la mayoría de tales supuestos pueden encuadrarse en
varios de los grupos de actos o prácticas que se establezcan.
Por ejemplo, en la confusión suele haber imitación y la imitación
en la mayoría de los casos se hace con pretensión de confundir
y mediante la confusión y la imitación que la produce hay un
aprovechamiento o explotación de la reputación ajena. Es, pues,
evidente la íntima conexión que existe entre los tres supuestos
de competencia desleal indicados.
25.1. Actos o conductas para aprovecharse del esfuerzo
de otros participantes en el mercado
Incluimos entre éstos los actos de confusión, imitación y ex-
plotación de la reputación ajena, por estar íntimamente conec-
tados. En efecto, como expusimos anteriormente, en la confu-
sión suele haber imitación, y la imitación en la gran mayoría de
los casos se realiza con la pretensión de confundir y mediante la
confusión y en la imitación hay un aprovechamiento o explota-
ción de la reputación ajena y, en todos estos supuestos, el co-
mún denominador es el engaño.
25.2.1. Actos de confusión. Son actos de confusión que,
sin embargo, conllevan la imitación y el aprovechamiento o ex-
plotación de la reputación ajena, los actos enumerados en los
incisos a), d), e), f), g), h), i) y j) del Arto. 66 del Convenio Cen-
troamericano.
De acuerdo con la doctrina, el riesgo de confusión equivale a
la amenaza de que potenciales clientes puedan sufrir un error
sobre el origen de las prestaciones o sobre la identidad de los
establecimientos.

81
Guy Bendaña Guerrero
La confusión es un acto típico de competencia desleal, en
realidad, el más antiguo e importante, que aparece en toda la
legislación comparada.
El interés en la diferenciación en el mercado es el primer
pilar del sistema de competencia, pues los empresarios deben
ser premiados por su propio esfuerzo y no por el provecho ilícito
que obtienen de otros; obviamente, el riesgo de confusión viola
o ataca dicho interés. Por tanto, el que las actividades estén
diferenciadas y sean distinguibles los productos, los servicios o
los establecimientos interesa a los competidores y a los consu-
midores, reales o potenciales.
Debe tenerse presente que los medios para crear la confu-
sión son ilimitados. Sin embargo, para proteger el interés a la
diferenciación entre empresas, establecimientos y productos se
han creado los derechos sobre los nombres comerciales y las
marcas.
Bercovivitz ha dicho que la protección de los derechos exclu-
sivos de propiedad industrial y la protección de contra la compe-
tencia desleal forman dos círculos concéntricos, estando en el
más pequeño los derechos absolutos
52
y en el más amplio la
protección contra la competencia desleal; por tanto, el medio de
protección más fuerte se encuentra en el terreno de los dere-
chos exclusivos, mientras que el círculo más amplio menos só-
52
El Arto. 26 del Convenio Centroamericano establece: «El propietario de una marca regis-
trada tendrá los derechos siguientes:
a. Oponerse a que la registre cualquier otra persona;
b. Hacer cesar el uso o imitación indebida de aquélla;
c. Hacer que las autoridades competentes prohiban la importación o internación de las
mercancías o productos mientras se las siga distinguiendo con aquélla;
d. Obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado por el
empleo o uso indebido; y
e. Denunciar los delitos previstos y sancionados por la ley o actuar como parte acusadora
en los juicios correspondientes.
En los casos contemplados en los literales b, c) y d) anteriores, el propietario podrá solicitar
a las autoridades competentes el embargo, secuestro o decomiso de los productos o mer-
cancías que la lleven ilícitamente».
Podemos considerar estos derechos como los correspondientes al circulo más estrecho.

82
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
lido se da en los casos de competencia desleal, ya que en este
modo la protección depende de las circunstancias y de la forma
en que actúa el agente desleal en el mercado. Sin perder de
vista, pues, la necesaria habilidad que debe acompañar el aná-
lisis de la situación planteada, cabe decir que la diferencia se
encuentra en que quien viola un derecho exclusivo de propie-
dad industrial está incurriendo en un acto ilícito por el solo he-
cho de utilizar, sin estar autorizado, un objeto protegido (ej.,
marca registrada), mientras que en los casos de competencia
desleal no se viola ningún derecho absoluto, siendo ilícito e in-
correcto un acto por circunstancias concretas.
53
Puede apreciarse que la disciplina de la competencia des-
leal cumple así una función integradora respecto de la propie-
dad industrial, pues el riesgo de confusión no se circunscribe a
productos o servicios idénticos o similares como en las marcas,
sino que puede ir más allá, al llevar al público a error al atribuir a
una empresa los productos o las prestaciones de otra, error que
puede incluso producirse en ausencia de una posible confusión
entre signos
54
.
De la Cuesta menciona algunas reglas para hacer un juicio
sobre el riesgo de confusión. En primer término, no es impera-
tivo que la confusión se haya efectivamente producido, pues
basta el riesgo o amenaza de que se produzca. En segundo
lugar, el elemento interpretativo esencial reside en la percep-
ción que el consumidor medio tenga de la prestación de los res-
pectivos competidores
55
, de su capacidad de diferenciación, con
atención especial a la impresión general
56
. Así, por ejemplo
como señala Otamendi
57
nada impide que un empresario use
como signo diferenciador una marca no registrada pero que fue
53
Bercovitz, Ob. Cit. p. 4.
54
José María de la Cuesta, «Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y
aprovechamiento de la reputación ajena», en «La Regulación contra la competencia la Ley
de 10 de enero de 1991», p. 37, coordinada por Alberto Bercovitz, Cámara de Comercio e
Industria de Madrid.
55
Otamendi, Ob. Cit. p. 141.
56
Molina, Ob. Cit. p. 274.
57
Otamendi, Ob. Cit. p. 141.

83
Guy Bendaña Guerrero
utilizada por un tercero con anterioridad, el que no se molestó
en registrarla o en renovar el registro; si bien, entonces, resulta
en principio lícito su uso por terceros, ese uso podría ser desleal
en la medida en que pueda provocar confusión al consumidor
58
.
En tercer término, debe tenerse presente para el juicio acerca
de la confundibilidad la impresión general producida sobre el
universo correspondiente al cual pertenece ese consumidor
medio
59
.
Cabe hacer referencia, por último, a la gran importancia que
tiene actualmente la publicidad en la vida mercantil que puede
tomar asiento en multiples supuestos tipificados de desleales.
De entre ellos destacan los actos de confusión, pues la publici-
dad asentada en signos distintivos es lugar adecuado para co-
bijar la mayoría de los supuestos de generación de riesgo de
confusión.
25.2.2. Imitación. En principio, tanto el acceso al mercado
como la imitación de iniciativas empresariales es libre en los
países de economía de mercado. Tal libertad está limitada por
la ley y por los derechos exclusivos que pudieran ser lesionados
por la imitación de iniciativas. Esos derechos exclusivos son los
de autor y de propiedad industrial.
El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propie-
dad Industrial regula los actos de imitación de los signos distintivos
en los incisos a), d), e), f), g), h), i), j) del Arto. 66. Sin embargo, no
contiene ninguna disposición sobre la imitación de iniciativas, tal
supuesto puede considerarse como acto de competencia desleal
con fundamento en el inciso k) del citado artículo.
25.2.2.1. Imitación de iniciativas. Se considera desleal la
imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresa-
riales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directa-
mente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el
mercado y exceda de lo que, según las características, pueda
58
Esa es la razón de la prohibición del inciso k) del Arto. 8 del Protocolo de Modificación.
59
De la Cuesta, Ob. Cit. ps. 39-40

84
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
reputarse como una respuesta natural a aquél
60
. Esta forma de
competencia desleal no está contemplada expresamente en el
Convenio Centroamericano, pero puede considerarse incluida
en el mencionado inciso k) del Arto. 66 del mismo. El Protocolo
de Modificación se refiere a ella en el inciso d) del Arto. 107, que
considera que constituye competencia desleal: «la utilización de
un producto comercializado por un tercero para moldear, calcar,
copiar o de otro modo reproducir servilmente ese producto a fin
de aprovechar en forma parasitaria y con fines comerciales los
resultados del esfuerzo y del prestigio ajeno.
Debe precisarse que la imitación sistemática debe exceder a
lo que se considera como una respuesta natural del mercado,
puesto que no cabe impedir que los competidores oferten a su
clientela, por ejemplo, bienes o servicios que respondan al gus-
to del día o de la moda.
Las iniciativas de la competencia pueden ser imitadas lícita-
mente en forma aislada, pero la imitación sistemática de su con-
junto supone un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, por lo que
se ha prohibido expresamente en las legislaciones modernas
que regulan la represión de la competencia desleal, pues se
trata de una competencia de obstrucción, no fundada en la cali-
dad o en el precio, sino destinada a eliminar al competidor, tra-
bar el funcionamiento de su empresa. La imitación, dice de la
Cuesta
61
, también puede responder a decisiones sucesivas, tí-
picamente parasitarias. El mismo autor señala que una imita-
ción sistemática supone no la copia de un signo distintivo, o la
violación de una patente o la imitación de tal cual iniciativa, sino
la copia de toda una serie de marcas, de tipos de productos,
métodos publicitarios y de venta, formas de embalajes, etc.
También considera que son dos las ideas centrales. Ha de
tratarse de una imitación metódica o sistemática de la iniciativas
y prestaciones del competidor. No importa el relieve o la origina-
60
Artículo 13 del decreto ley peruano 26122 sobre represión de la competencia desleal.
61
Ob. Cit. p. 46.

85
Guy Bendaña Guerrero
lidad de lo que se imita. En segundo término la deslealtad no
proviene del riesgo de confusióncomo la imitación servil sino
del propósito de impedir u obstaculizar la afirmación en el mer-
cado del competidor imitado.
25.2.3. Explotación de la reputación ajena. Como señala
de la Cuesta
62
, la explotación indebida de la reputación ajena
podría servir de título para todos los supuestos de confusión e
imitación, pues en todos estos casos se da el aprovechamiento
indebido de la reputación y esfuerzos ajenos. Se considera, en-
tre otros, como actos tendientes a explotar la reputación ajena
el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el
empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de
identificación que se asocien a un tercero en el mercado. Es
una especie de pequeña cláusula general.
También una explotación indebida de la reputación ajena
puede darse sin que se produzca ningún riesgo de confusión y
por distintos medios que las estrategias de competencia parasi-
taria que vimos en el párrafo anterior. Si embargo, es estrecha
la relación que existe entre los actos de imitación y los de explo-
tación de la reputación ajena, porque en ambos supuestos de
competencia desleal se da la imitación de signos distintivos aje-
nos, así como de etiquetas, envases, u otros medios de identifi-
cación.
Afirma de la Cuesta que en este supuesto de competencia
desleal está también presente un elemento publicitario. Hasta el
extremo de que suele hablarse en estos casos de publicidad
relacionada, adhesiva, apoyada. A diferencia de la publicidad
comparativa, en la que la comparación tiene por finalidad resal-
tar las virtudes del producto propio o prestaciones respecto del
o de los competidores, en la explotación de la reputación ajena
se busca precisamente establecer la relación con otro u otros
competidores para aprovecharse del prestigio o reputación de
que disfrutan en el mercado.
62
Ob. Cit. p. 47.

86
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
25.3. Actos de comparación. Los actos de comparación a
los que se refieren expresamente las leyes modernas que regu-
lan la represión de la competencia desleal como la peruana (Arto.
12 ) y la española (Arto. 10), se plasman en la publicidad com-
parativa.
En ambas legislaciones se considera desleal la comparación
de la actividad, de los productos, las prestaciones o el estableci-
miento propios o ajenos con los de un tercero cuando aquélla se
sustente en afirmaciones falsas o no comprobables. La compa-
ración no deberá crear confusión, ser engañosa, ni denigrante.
El acto más frecuente de publicidad comparativa consiste en
la presentación al público de dos o más productos o servicios,
para que puedan ser delimitadas o realzadas las respectivas
semejanzas. Esta clase de publicidad tuvo su origen en los Es-
tados Unidos de América en la década de los sesenta cuando la
compañía AVIS anunciaba en su publicidad que no era la más
grande, pero sí la más eficiente, aludiendo sin mencionarla, a la
compañía HERZ. Esta se dio por aludida y destacó en su publi-
cidad que no era solamente la más grande, sino también la mejor.
En el derecho comparado observamos que en unos países
se ha prohibido expresamente, pues se considera que atenta
contra el derecho del titular de una marca y contra el prestigio
de la empresa correspondiente. En otros no se ha dictado nin-
guna legislación al respecto y en otros se permite, como en Es-
paña y el Perú, pero se prohibe cuando se sustenta en afirma-
ciones falsas o no comprobables
63
. La admisibilidad de la publi-
cidad comparativa es un tema polémico, que involucra nociones
tan importantes como la libertad de expresión, el derecho que
tienen los consumidores a ser informados, la libertad de compe-
tencia y el derecho de exclusividad sobre un signo distintivo.
63
Los datos comprobables son aquellos datos concretos, no accidentales, relevantes
al producto o servicio, vinculados significativamente al valor o la utilidad; en otros
términos, debe tratarse de extremos análogos y mensurables.

87
Guy Bendaña Guerrero
En los últimos años han triunfado los argumentos a favor de
la publicidad comparativa, en el supuesto de que redunda en
beneficio de la actividad económica, de los empresarios o de
los consumidores. Se ha dicho que promueve el incremento de
la calidad y la innovación de los productos, que favorece la re-
ducción de los precios y que contribuye a que la competencia
retorne a su cauce normal. También se ha dicho que en ella los
empresarios están en situación de difundir más claramente las
características de sus productos y permitir que ingresen más
rápidamente al mercado; y, finalmente, que los consumidores
podrán hacer una decisión de compra más adecuada.
Consideramos que podría caer dentro de las acciones prohi-
bidas en el inciso k) del Arto. 66 del Convenio Centroamericano
para la Protección de la Propiedad Industrial y en el inciso b) del
Arto. 107 del Protocolo de Modificación.
25.4. Copia no autorizada. Este supuesto de competencia
desleal, de factura peruana, no aparece en el derecho compara-
do. El Artículo 19 de la citada ley establece que se considera
desleal la fabricación, la importación y la venta de productos
que son copia o reproducción no autorizada de bienes de terce-
ros protegidos por la legislación de propiedad o del derecho de
autor.
El objetivo de esta disposicióncomo explica el profesor
Kresalja R.es reprimir la extendida piratería, que aun no ha
cesado, vinculada principal, pero no únicamente, a marcas no-
torias de prendas de vestir, cosméticos, productos medicinales,
vídeos, cintas musicales, etc.
25.5. Violación de secretos
64
. Este supuesto de competen-
cia desleal está expresamente regulado en las legislaciones mo-
64
El Acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos de América y Nicaragua
acerca de la protección de los derechos de propiedad industrial estatuye en el
Arto. 9 la protección de la información reservada(Secretos de negocios). De conformi-
dad con dicha disposición, los secretos industriales y de negocios se protegeran en la
medida que la información se haya mantenido confidencial, en el sentido que la confi-
guración y composición precisa de sus elementos no sea generalmente conocida, ni

88
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
dernas de la materia que nos ocupa (Artos. 13, de la española,
y 15 de la peruana), no así en el Convenio Centroamericano, ni
en el Protocolo de Modificación. Uno de los problemas que se
plantea para la protección de los secretos industriales y empre-
sariales es el de no estar protegidos en nuestra legislación so-
bre propiedad industrial. En efecto, solamente el inciso e) del
Artículo 18 del actual Código del Trabajo los menciona, al esta-
blecer la obligación a cargo de los trabajadores de «guardar el
debido sigilo acerca de secretos técnicos, comerciales y de fa-
bricación de la empresa». Sin embargo, como veremos más
adelante, se trata de un bien inmaterial que merece la tutela del
Estado, por lo que consideramos que es posible reclamar daños
y perjuicios al amparo de la norma general establecida en el
Arto. 2509 C., e inclusive subsumir tales actos en el inciso k) del
Arto. 66 del Convenio Centroamericano.
Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización
de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de
secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamen-
te, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de
alguna de las conductas previstas en ley.
Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición
de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.
La persecución del infractor incurso en las violaciones de
secretos señalados en los incisos anteriores se efectuará inde-
pendientemente de la realización por éste de actividades co-
merciales o de su participación en el tráfico económico.
fácilmente averiguable; tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y
que la persona que tiene sus control haya adoptado medidas razonables para mante-
nerla secreta. Ninguna de las partes limitará la duración de la protección para los
secretos industriales o de negocios, en tanto existan las condiciones descritas.
Si alguna de las partes establece como requisito para aprobar la comercialización de
un producto farmo-quimico o agro-químico, que se presenten estudios o información
sobre experimentos, etc. que no se hayan divulgado al público, ningún tercero podrá
basarse en tal información para el efecto de obtener una autorización semejante, sin el
consentimiento del titular de la información o al menos que hayan transcurrido 5 años
desde la fecha que se concedió la primera autorización de comercialización.

89
Guy Bendaña Guerrero
La ley española también establece que será preciso que la
violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho,
propio o de un tercero, de perjudicar al titular del secreto.
Como puede apreciarse, en la violación de secretos la con-
ducta desleal viene dada por la divulgación o explotación sin
autorización de su titular de tal secreto, realizado por quien tuvo
acceso al mismo legítimamente, pero con deber de reserva o
por quien accedió a él ilegítimamente, esto es, como consecuen-
cia de espionaje o de la inducción a la infracción contractual,
por ejemplo, mediante el soborno a un empleado de una empre-
sa competidora para que revele secretos de ésta.
La sustracción y explotación de los secretos constituye un
acto de aprovechamiento del esfuerzo de otro, mientras que su
sola divulgación constituye un ataque.
El secreto empresarial es definido por el profesor Gómez
Segade en sus estudios sobre el «know-how» (secreto indus-
trial o comercial) como «todo conocimiento reservado sobre
ideas, productos o procedimientos industriales o comerciales que
el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea
mantener oculto».
De esta definición se infiere que el secreto consiste en un
conocimiento; es un estado de hecho o situación fáctica consis-
tente en que una persona o personas tienen un determinado
conocimiento sobre la existencia, caracteres de cosas, procedi-
mientos, hechos, etc. Este conocimiento, primer elemento es-
tructural del secreto, constituye un secreto porque es un conoci-
miento no accesible a los demás y, a tal efecto, conscientemen-
te ponen obstáculos para que no se amplíe, al margen de su
voluntad, el círculo de sus conocedores, pues desean conser-
var con carácter exclusivo ese conocimiento frente a otras per-
sonas.
El objeto sobre el que recae, constituye el otro elemento es-
tructural del secreto empresarial. Este objeto se traduce en ideas,

90
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
productos, procedimientos o experiencias industriales o comer-
ciales.
En definitiva, el secreto empresarial constituye un bien inma-
terial, se trata de una creación de la mente humana que se hace
perceptible y utilizable en las relaciones sociales a través de su
plasmación en los medios o soportes adecuados y que por su
importancia es objeto de tutela por el ordenamiento jurídico. Es
decir, el ordenamiento jurídico reconoce que el secreto empre-
sarial es un bien, esto es, objeto de derecho subjetivo y de ca-
rácter patrimonial, ya que posee insito un valor económico que
se manifiesta con toda claridad en el hecho de ser objeto de
tráfico en el mercado. Pero es un bien peculiar, ya que al con-
sistir en una idea, en un conocimiento, es susceptible de ser
poseído simultáneamente por una pluralidad indefinida de per-
sonas. De ahí que sea precisa la intervención del ordenamiento
jurídico para hacer efectivo el señorío sobre el mismo, lo que se
lleva a cabo en este caso no mediante la concesión de un dere-
cho exclusivo, sino a través de las normas represoras de la com-
petencia desleal
65
.
26. Actos o conductas que constituyen ataques direc-
tos a otras empresas participantes en el mercado
26.1. Inducción a la infracción contractual. Este supuesto
de competencia desleal está expresamente regulado en las le-
gislaciones modernas de la materia que nos ocupa (Artos. 14,
de la española, y 16 de la peruana), no así en el Convenio Cen-
troamericano, ni en el Protocolo de Modificación. Sin embargo,
consideramos que es posible reclamar daños y perjuicios al
amparo de la norma general establecida en el Arto. 2509 C., e
inclusive subsumir tales actos en el inciso k) del Arto. 66 del
Convenio Centroamericano.
65
Eduardo Galán Corona: «Supuestos de competencia desleal por violación de secre-
tos» en «La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de
1991», p. 92 a 94.

91
Guy Bendaña Guerrero
1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, provee-
dores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes con-
tractuales básicos que han contraído con los competidores.
2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el
aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una
infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando,
siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de
un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de cir-
cunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un
competidor del mercado u otras análogas
66
.
La regla transcrita establece una pauta aparentemente clara
de conducta competitiva entre quienes son competidores entre
sí: no cabe que los unos y los otros induzcan a los respectivos
trabajadores, proveedores, clientes, etc. de la competencia a
infringir los contratos que mantienen recíprocamente en vigor.
Pero frente a esta forma simple de ser entendido el precepto
indicado, cabe afirmar que su tenor literal plantea una serie de
problemas de inteligencia. El principal de estos problemas radi-
ca en que si es suficiente, para considerar desleal la inducción,
el que ésta haya tenido lugar, aunque no se haya producido la
infracción contractual o, si por el contrario, es necesario que la
inducción haya determinadodirecta o indirectamentela in-
fracción contractual perseguida por el competidor.
Para el profesor Rafael Illescas Ortiz
67
la deslealtad ocurre si
la infracción se produce como resultado de la actividad inductora.
Si la infracción no tiene lugar, la actividad fomentadora de aqué-
lla no puede ser calificada como desleal por cuanto no se pro-
duce para quien llevó ésta a cabo ninguna ventaja competitiva
con relación al destinatariono perjudicadode las conductas
tentativamente infractoras. El profesor Illescas Ortiz funda su
opinión que no se está en el campo del derecho penal, en el
66
Arto. 14 de la Ley de Competencia desleal española.
67
«La infracción inducida de contratos y de normas como acto de competencia des-
leal» en «La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de
1991», ps. 107 y 108.

92
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
cual se castigan la tentativa y la frustración, sino en el del dere-
cho privado, en el cual la actividad competitiva es la que produ-
ce resultados respecto al funcionamiento en el mercado de la
llamada competencia de prestación. La deslealtad, para ser así
considerada, debe alterar el juego de la competencia de presta-
ción y ello sólo tiene lugarpor lo que hace a la disciplina de la
competencia lealsi se adquiere por uno de los operadores una
ventaja competitiva de modo desleal: si a pesar de todo esta
desventaja no tiene lugar, el acto no es competitivo y tampoco
será desleal.
También critica el artículo 14 de la citada Ley española de
Competencia Desleal por mencionar éste que se induzca a clien-
tes, trabajadores, proveedores, etc. a infringir los deberes con-
tractuales básicos que han contraído con los competidores, por-
que no resulta satisfactorio el uso del término «deberes», cuan-
do lo correcto hubiera sido el uso del término «obligaciones».
Esta crítica se fundamenta en que la palabra deber se refiere a
una obligación menor o mera carga, en cambio, la palabra obli-
gación implica el que la carga del obligado tenga fuerza de ley
en el contrato.
Los elementos personales o subjetivos de la infracción in-
ducida son: el inductor de infracción contractualque ha de en-
contrarse en una relación directa de competencia con el perjudica-
do. En segundo lugar los terceros vinculados contractualmente
con el competidor perjudicadotrabajadores, proveedores, clien-
tes y demás obligadosestos terceros, como consecuencia de la
inducción a la que son sometidos, han de incumplir las obligacio-
nes principales que derivan de los contratos en vigor que les
vinculan con el perjudicado. Finalmente está el perjudicado que
se encuentra en una doble relación. Por una parte, con el induc-
tor de la infracción y, por la otra, mediante una relación contrac-
tual con los mencionados en segundo lugar.
Los supuestos prácticos no tipificados en la ley son numero-
sos. Entre otros tenemos los siguientes extraídos de la práctica
en el derecho comparado y en la doctrina:

93
Guy Bendaña Guerrero
1. Violación de secretos comerciales a los que se accede a lo
largo de todo el dilatado tracto contractual, así como de la obli-
gación de confidencialidad que se contrae en los abundantes
contratos mercantiles.
2. Inducción a la interrupción de un suministro convenido entre
el incumplidor y el competidor del inductor.
3. Inducción a la violación de la cláusula contractual de la
exclusividad.
4. Inducción a la violación de un pacto de no competencia
celebrado entre el competidor del inductor y un tercero inducida
por el competidor desleal.
5. Inducción a la renuncia de un trabajador vinculado con su
empleador a través de un contrato de trabajo. Esta conducta no
puede calificarse de desleal en todos los casos. Se considera
desleal cuando la extinción anticipada de una relación laboral
inducida por un competidor del empleador resulta significativa
habida cuenta de la calidad del trabajador o pueda calificarse
como masiva.
Los casos tipificados de infracciones inducidas son:
1. La inducción a la terminación de un contrato.
2. El aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero
de una infracción contractual ajena presumiblemente no induci-
da por quien se beneficia ni por quien sin ser infractor facilita a
un tercero dicho beneficio.
Lo que pretende la ley es excluir de toda deslealtad las con-
ductas mencionadas.
26.2. Actos de denigración. La denigración es una agre-
sión injustificada que está destinada a ocasionar el descrédito
de los competidores, sin importar que se logre o no tal finalidad.

94
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
La diferencia fundamental entre la normativa sobre la compe-
tencia desleal y los delitos de injurias y calumnias (Artos. 169 a
194 del Código Penal) se encuentra en que aquélla está referi-
da al mercado, a que la diatriba contra los productos o servicios
tiene por objeto el desprestigio del competidor, en cuanto em-
presario, frente a los consumidores y público en general. En
consecuencia, no todo acto injuroso o calumnioso puede califi-
carse como denigratorio, en el sentido de la disciplina que repri-
me la competencia desleal.
El Convenio Centroamericano no contempla expresamente
este tipo de actos, pero pueden considerarse incluidos en la
pequeña norma general establecida en el inciso k) del Arto. 66
del mismo. El Protocolo de Modificación se refiere a esta clase
de actos en el inciso b) del Arto. 107, pues considera que cons-
tituyen actos de competencia desleal: «el uso o propagación de
indicaciones o alegaciones falsas capaces de denigrar o des-
acreditar a los productos, los servicios, la empresa o el estable-
cimientos ajenos».
De conformidad con el Artículo 11º de la ley peruana sobre
represión de la competencia desleal, «se considera desleal la
propagación de noticias o la realización o difusión de manifesta-
ciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el esta-
blecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o sus
gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a
no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.
Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre
otras, las manifestaciones que se refieren a la nacionalidad, las
creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquie-
ra otras circunstancias estrictamente personales del afectado».
Los actos de denigración se producen, por lo general, a tra-
vés de la publicidad, pero no deben ser confundidos con la pu-
blicidad comparativa. Aquéllos ocurren cuando el anunciante
dicelisa y llanamenteen su publicidad, que la mercancía aje-
na es de mala calidad o que presenta ciertos inconvenientes.

95
Guy Bendaña Guerrero
En cambio, cuando el anunciante menciona los productos o
servicios de los competidores, contraponiendo aquéllos a sus
propios productos, con el fin de mostrar la superioridad de sus
mercancías, y la inferioridad de las ajenas, nos encontramos
ante un supuesto de publicidad comparativa.
Debe tenerse en cuenta que la prohibición no es absoluta,
pues es permitida cuando la propagación de noticias o la difu-
sión de manifestaciones sobre productos, establecimientos, pres-
taciones, etc. cumple con tres requisitos: la de ser exactas, ver-
daderas y pertinentes. En consecuencia, una manifestación es
desleal cuando no cumple los mencionados requisitos.
27. Actos o conductas que inciden directamente en las
posibilidades de actuación de los participantes en el mer-
cado impidiendo el funcionamiento correcto del mismo
27.1. Actos de engaño. Muchos participantes en la lucha
concurrencial creen que es más fácil y rentable, aunque sea
incorrecto, introducir productos u ofrecer servicios en el merca-
do haciendo uso de determinadas técnicas de sugestión para
orientar la preferencia de los consumidores, las cuales no ha-
cen mención de factores esenciales como la calidad y el precio.
Esas conductas impiden la transparencia del mercado, que sólo
puede alcanzarse cuando la información es veraz y pertinente.
A través de los actos de engaño se trata de difundir o utilizar
indicaciones susceptibles de inducir a error sobre las ventajas
realmente obtenidas, queriendo hacer aparecer como verdade-
ro lo que es falso
68
.
Siendo muy extenso el número de supuestos en los que pue-
de recaer el acto engañoso, más que un análisis de los mismos,
que sería siempre incompleto, conviene detenernos a ver cuá-
les son las pautas que deben tenerse presentes para valorar
cada caso. En primer término para que exista un acto de enga-
ño deben valorarse, desde el punto de vista de las característi-
68
Otamendi, Ob. Cit. p. 143.

96
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
cas del sujeto que lo sufre, las circunstancias del acto de com-
petencia, el tipo de producto, etc., es decir, hay que determinar
el tipo medio de consumidor que hay que proteger. No se trata
de proyectar sobre la figura del consumidor medio la idea del
diligente y atento buen padre de familia, cuidadoso protector de
sus intereses, pues la práctica pone de manifiesto que en el
consumidor medio prevalece la falta de atención y pondera-
ción.
Para la valoración del engaño no es un factor determinante
que el público consumidor haya caído en él y haya adquirido el
producto o contratado el servicio, es decir, que el engaño haya
surtido efecto o se haya realizado, pues basta que hallan sig-
nos que haga suponer la existencia de galardones, o sea sus-
ceptible de inducir a error.
Los incisos b), c) y g) del Convenio Centroamericano para la
Protección de la Propiedad Industrial se refieren al engaño. El
primero establece que constituye competencia desleal: «La uti-
lización en las marcas, etiquetas, envases, recipientes o envol-
turas de falsas descripciones de los productos, mercancías, o
servicios, mediante el uso de palabras, signos u otros medios
que tiendan a engañar al público con respecto a su naturaleza,
calidad, utilidad, método de fabricación, características o valor.»
El segundo dice que constituye competencia desleal: «La
utilización en las marcas, etiquetas, envases, recipientes o en-
volturas, de signos que hagan suponer la existencia de galardo-
nes, premios, diplomas o medallas otorgadas o concedidas a
los productos, mercancías o servicios, siendo falso el hecho
sugerido».
De conformidad con el tercero constituye competencia desleal:
«El empleo de envases o de inscripciones que atribuyan aparien-
cia de genuinas a mercancías espurias o adulteradas, o la realiza-
ción de cualquier falsificación que persiga el mismo fin».

97
Guy Bendaña Guerrero
El inciso c) del Arto. 107 del Protocolo de Modificación del
Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad
Industrial, dispone que constituye competencia desleal: «el uso
o propagación de indicaciones o alegaciones, o la omisión de
informaciones verdaderas, cuando ello sea susceptible de indu-
cir a error con respecto a la procedencia; la naturaleza, el modo
de fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidad
u otras características de los productos o servicios propios o
ajenos».
Uno de los aspectos del engaño es la omisión de informacio-
nes verdaderas cuando ello sea susceptible de inducir a error
con respecto a la procedencia; la naturaleza, el modo de fabri-
cación, la aptitud para su empleo o consumo, etc.
La posibilidad de engaño por omisión no debe entenderse en
el sentido de que deba exponerse al cliente a una lista intermi-
nable de datos que no es necesaria, ni aconsejable, pero sí aqué-
llos que son relevantes para determinar la decisión económica,
o aquellos sobre los cuales se tenga obligación de informar.
También puede haber engaño en las promociones y ofertas
al público. En tal sentido, el Artículo 19 de la Ley No. 182, Ley
de Defensa de los Consumidores de fecha 1º de noviembre de
1994, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 213 de fecha 14
de noviembre de 1994, estatuye: «La oferta, promoción y publi-
cidad falsa o engañosa de productos, actividades o servicios
constituye delito de estafa, sin perjuicio de otras responsabilida-
des penales y civiles.
Se considera que hay engaño cuando:
a) En cualquier tipo de información, comunicación, publici-
dad comercial, envases o etiquetas se utilicen textos, diálogos,
sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamen-
te impliquen inexactitud, oscuridad, omisión, ambigüedad o exa-
geración;

98
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
b) Se induzca al consumidor a engaño, error o confusión sobre:
* El origen comercial geográfico del bien ofrecido;
* El lugar de prestación del servicio;
* Componentes o ingredientes del bien ofrecido;
* Los beneficios e implicaciones del uso del producto o la
contratación del servicio;
* Las características básicas del producto a vender o el
servicio a prestar, tales como dimensión, cantidad, calidad,
utilidad, durabilidad u otros;
* Fecha de elaboración y vida útil del bien;
* Los términos de garantías que se ofrezcan;
* Los reconocimientos nacionales o extranjeros tales como
medallas, premios, trofeos o diplomas;
* El precio del bien ofrecido, las formas del pago y el costo al
crédito».
El Arto. 9 de la Ley No. 182, Ley de Defensa de los Consumi-
dores dispone que: «No podrá condicionarse la venta de un pro-
ducto a la prestación de un servicio o la adquisición de otro bien
no requerido por el consumidor; salvo cuando se trate de ofer-
tas o de la prestación de servicios en la que los prestatarios
importan sus repuestos para dar ese servicio».
El Arto. 8, Inco. 1 de la Ley española contra la competencia
desleal reputa desleales la entrega de obsequios con fines pu-
blicitarios y prácticas comerciales análogas cuando, por las cir-
cunstancias en que se realicen, pongan al consumidor en el
compromiso de contratar la prestación principal.
27.2. Violación de normas. En el derecho comparado en-
contramos este tipo de competencia desleal. El artículo 17º del
Decreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Desleal
del Perú, estatuye que: «Se considera desleal valerse en el
mercado de una ventaja competitiva ilícita adquirida mediante
la infracción de leyes. La ventaja deberá ser significativa».
La Ley española contra la competencia desleal lo regula en
el Arto. 15:

99
Guy Bendaña Guerrero
«1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una
ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las le-
yes. La ventaja ha de ser significativa».
«2. Tendrá también la consideración de desleal la simple in-
fracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación
de la actividad concurrencial».
Aunque este tipo de competencia desleal no está contempla-
do expresamente en el Convenio Centroamericano, debe consi-
derarse incluido en la pequeña norma general el inciso k) del
Arto. 66. Tampoco lo contempla el Protocolo de Modificación al
Convenio Centroamericano.
Como señala Kresalja
69
, la infracción de normas supone la
ruptura de las condiciones de igualdad que deben prevalecer en
la lucha concurrencial.
La primera cuestión que debe ser determinada es si la pala-
bra «ley» limita la infracción a normas de esa categoría o si debe
interpretarse como violación de cualquier tipo de normas, inclu-
so de menor rango, como las ordenanzas municipales, siempre
que sean imperativas. La doctrina española se inclina por la úl-
tima posición, pues la deslealtad no puede depender del rango
normativo del precepto vulnerado, sino del hecho de que se
obtenga contra derecho una ventaja competitiva, como lo ha
manifestado Otamendi
70
.
No toda violación de normas por parte del competidor puede
ser calificada de desleal. En efecto, en primer lugar, la violación
ha de reportar «una ventaja competitiva» respecto a los compe-
tidores que cumplan con la norma violada por el competidor
desleal. Tal ventaja se puede reflejar en una disminución de los
costos de producción o distribución de los productos o servicios
de que se trate, o en el acceso privilegiado a un determinado
mercado. En segundo lugar, la ventaja debe ser «significativa»,
69
Ob. Cit. p. 58.
70
Ob. Cit. p. 183.

100
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
porque solamente así el infractor obtendrá una ventaja determi-
nante sobre sus competidores en la lucha por la clientela. En
tercer lugar, el infractor tiene que hacer efectiva en el mercado
esa ventaja competitiva, le produzca o no una ganancia. Cuan-
do un acto u operación concreto de comercio es celebrado por
el infractor y no por sus competidores la significación de la viola-
ción es más fácil de ser medida: habrá ventaja significativa cuan-
do el contrato en cuestión haya sido pactado por el infractor y no
por sus competidores debido precisamente a la mejor oferta pre-
sentada por el contratante derivada de la infracción de normas.
En tal supuesto la ventaja es significativa y la violación deviene
acto de competencia desleal sin perjuicio de su persecutoriedad
en otros órdenes del Derecho
71
.
Los casos clásicos y más comunes de este supuesto en
América Latina son los del empresario que opera en la informa-
lidad, en la economía subterránea, en la que se incumplen las
reglamentaciones aplicables al ejercicio de la actividad empre-
sarial, especialmente en las áreas de los derechos tributario,
laboral y de seguridad social.
27.2.1. Actos de competencia desleal y estado de com-
petencia desleal
Frente a las infracciones puntualesactos aislados de com-
petencia deslealexisten infracciones permanentes de la lega-
lidad que más que un acto desleal, generan un «estado de com-
petencia desleal» que produce una distorsión mayor del merca-
do que el acto aislado y, jurídicamente, supone en la mayoría de
los casos una deslealtad mucho más intensa y perjudicial que la
puramente ocasional. Rafael Illescas Ortiz
72
pone como ejemplo el
caso de las corporaciones de derecho público que en el desenvol-
vimiento de sus fines corporativos exceden los límites legales de
su capacidad violan la ley. En la medida que una de esas corpora-
ciones acceda y permanezca en el mercado ultra vires y prevalién-
71
Rafael Illescas Ortiz, Ob. Cit. p. 116.
72
Ob. Cit. p. 115.

101
Guy Bendaña Guerrero
dose de las ventajas que su título constitutivo le haya podido atri-
buir, la corporación en cuentión estará compitiendo deslealmente
con los restantes operadores cuyo acceso y permanencia en el
propio mercado no se fundamenta ni en una violación de la norma
constitutiva, ni en una distorción de los privilegios legales otorga-
dos precisamente distinta finalidad.
27.3. Discriminación. El inciso d) del Arto. 12 de la Ley No.
182, Ley de Defensa de los Consumidores establece que los
consumidores tienen derecho a «Un trato equitativo y no abusi-
vo por parte de los proveedores de bienes y servicios».
El artículo 18º del citado Decreto Ley 26122 del Perú dispo-
ne que: «El tratamiento discriminatorio del consumidor en mate-
ria de precios y demás condiciones de venta se reputará desleal
a no ser que medie causa justificada».
La Ley española contra la competencia desleal lo regula en
el Arto.16:
«1. El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia
de precios y demás condiciones de venta se reputará desleal, a
no ser que medie causa justificada».
«2. Asimismo se reputa desleal la explotación por parte de
una empresa de la situación de dependencia económica en que
puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que
no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su
actividad».
La discriminación consiste en tratar de manera diferente a
quienes se encuentran en igualdad de condiciones. Encierra,
por tanto, un componente de injusticia y por eso se califica a
dichos comportamientos
Aunque aparentemente los artículos transcritos de las leyes
peruana y española consideren la posibilidad de que existan
actos discriminatorios que no constituyan competencia desleal,

102
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
esto debe interpretarse en el sentido de disipar una confusión
muy extendida en la práctica de equiparar discriminación y apli-
cación de condiciones diferentes. En efecto, sólo cabe hablar
de discriminación frente a situaciones de absoluta igualdad de
las otras partes que intervienen en el negocio. Así, por ejemplo,
aplicar dos precios de venta distintos en función de los volúme-
nes de compra o de los plazos de pago no puede nunca consi-
derarse como tratamiento discriminatorio.
Llama la atención que los artículos peruano y español
transcritos limiten la regulación de la discriminación, como acto
de competencia desleal, a unas determinadas materias (precios
y condiciones de venta) y a unos únicos destinatarios (los con-
sumidores).
28. La pequeña cláusula general
En la mayoría de las legislaciones, después del enunciado
de los supuestos más comunes de actos de competencia des-
leal, se incluye una «pequeña cláusula general», en la que se
consideran también actos de competencia desleal, como en el
inciso k) del Arto. 66 del Convenio Centroamericano, «Cuales-
quiera otros actos de naturaleza análoga a los anteriormente
mencionados que tiendan, directa o indirectamente, a causarle
perjuicio a la propiedad industrial de otra persona o que impli-
que una apropiación o empleo indebido de la misma».
En realidad la pequeña cláusula general no es imprescindible
dado su carácter reiterativo de la «cláusula general» o «gran cláu-
sula». Así, por ejemplo el Protocolo de Modificación al Convenio
Centroamericano solamente contiene la cláusula general.
Es, pues, lógico preguntarse para qué estatuir la pequeña
cláusula general, si ya está establecida la «cláusula general».
Al respecto Kresalja
73
señala que la existencia de las pequeñas
cláusulas generales puede encontrarse en el propósito didácti-
73
Ob. Cit. p. 62.

103
Guy Bendaña Guerrero
co del legislador de llamar la atención del juzgador en el sentido
de que, además de los actos desleales concretos enunciados,
existen otros análogos o asimilables contrarios a la leal concu-
rrencia que deben ser castigados.
29. Medidas o providencias cautelares
Las medidas cautelares tienen por finalidad asegurar el re-
sultado de la sentencia y evitar que la justicia sea burlada, pues,
como es bien sabido, el proceso puede durar mucho tiempo y
mientras tanto pueden producirse hechos que hagan difícil y aun
imposible el cumplimiento de lo que se resuelva en la sentencia.
El término medidas o providencias cautelares implican poner en
ejecución ciertas prohibiciones al infractor y constituyen un claro
indicativo de si la competencia desleal es o no efectivamente repri-
mida.
Las medidas pueden solicitarse al Registrador de la Propie-
dad Industrial, antes de iniciar la acción ante los tribunales de
justicia y el Registrador las decretara previa rendición de una
fianza. Quien las ha solicitado debe entablar la demanda co-
rrespondiente dentro de los quince días siguientes a la fecha en
que se efectuaron dichas medidas, ante el juzgado que hubiese
señalado, de conformidad con la interpretación que hizo la Cor-
te Suprema de Justicia en la sentencia No. 33 de las diez y treinta
minutos de la mañana del 20 de marzo de 1996, que estudiare-
mos más adelante.
También, una vez entablada la acción de competencia des-
leal, el juez que conoce de la causa puede decretar las medidas
cautelares, previo el otorgamiento de una caución para respon-
der por los daños y perjuicios. El Arto. 68 del Convenio Centro-
americano establece: «Entablada la acción de competencia des-
leal, el juez o autoridad a quien se ocurra podrá dictar, siempre
que el actor otorgue caución para asegurar daños y perjuicios,
aquellas providencias cautelares que juzgue oportunas para pro-
teger adecuadamente los derechos del actor, del público consu-
midor y de los competidores, incluyendo el embargo preventivo

104
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
o la incautación de la correspondiente mercancía, y para lograr
la suspensión de los actos que hayan dado lugar a la acción o el
retorno de las cosas al estado que guardaban antes de la comi-
sión de los actos de competencia desleal».
Entre las medidas que pueden decretar el Registrador o el
Juez, en su caso, pues su enumeración no es cerrada de con-
formidad con la disposición transcrita, ya que el Juez puede dic-
tar las «que juzgue oportunas», están:
a) Ordenar infractor que cese los actos de competencia desleal.
b) Que se embarguen o recojan los productos fabricados por
el infractor, la papelería, rótulos y elementos que use que lleven
ilegalmente los signos distintivos imitados.
c) Que se prohiba el uso de dichos signos en la publicidad
de productos fabricados por el infractor y
d) Que se prohiba la importación de los productos que lleven
ilegalmente las marcas u otros signos distintivos del afectado
por la infracción del derecho.
30. Acciones contra la competencia desleal
El Convenio Centroamericano en los artículos 67 y 68 se re-
fiere a «las acciones que tengan por objeto obtener la represión
de actos de competencia desleal» y a «la acción de competen-
cia desleal», respectivamente.
Acción, desde el punto de vista jurídico, es el medio o instru-
mento legal para asegurar, a través de un procedimiento, la sub-
sistencia del derecho, impedir su desconocimiento y corregir su
violación. Los modernos procesalistas la definen como «un de-
recho público subjetivo, que tiene el individuo como ciudadano,
para obtener del Estado la composición del litigio».

105
Guy Bendaña Guerrero
31. Tipos de Acciones
a) Declarativa: Se persigue obtener una resolución que con-
firme la situación de deslealtad, con el objeto de que no exista
duda para calificarla como tal. Se busca la certeza jurídica de la
existencia del acto desleal. Esta acción no se entabla en forma
aislada, sino por el contrario, conjuntamente con las acciones
de cesación, remoción, de rectificación y de daños y perjuicios.
b) De cesación: Por ella se persigue que el acto desleal no
continúe llevándose a cabo, ya que en la mayoría de los casos
los actos desleales son continuos y susceptibles de repetirse.
Su función no es sólo represiva, sino también preventiva. La
cesación puede ser de dos tipos: provisional y definitiva. La pri-
mera cumple una función anticipadora y tiende a anular los ries-
gos provenientes de la duración del proceso, mientras que la
definitiva o final se configura como una orden de hacer o no
hacer que la autoridad judicial dirija al demandado en la senten-
cia que dicte.
Para dictar la orden de cesación es indiferente que el infrac-
tor haya actuado con dolo o culpa, o que haya producido un
daño efectivo, bastando que el acto ocurra, pues su función no
es sólo represiva, sino también preventiva. Si no se intenta evi-
tar que el acto se repita, carece de lógica hablar de una posible
indemnización o de publicar una sentencia condenatoria.
Los presupuestos para solicitar la cesación o prohibición de-
finitiva son: i) la existencia del acto de competencia desleal; ii) el
peligro de repetición del mismo; y iii) la irrelevancia de los ele-
mentos subjetivos como el dolo, la culpa o la negligencia, ya
que la inexistencia de culpa libra de la responsabilidad, pero no
de la represión
74
. El Convenio Centroamericano contempla esta
acción en los Artos. 68 y 70. El Decreto 2-L en el Arto. 2 y el
Protocolo de Modificación en los incisos d) y e) del Arto. 94.
74
Sol Bacharach de Valera «Acciones derivadas de la Competencia Desleal» en «La Regu-
lación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991», ps. 126 a 128.

106
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
c) De remoción: Tiene por objeto solicitar que la autoridad
ordene las medidas necesarias, una vez producido el acto de
competencia desleal, para que se eliminen sus efectos a fin de
tratar, en lo posible, que la situación del perjudicado vuelva al
estado en que se encontraba antes de que se cometiera la in-
fracción. Se concreta eliminando las cosas u objetos a través de
los cuales se ha exteriorizado el acto desleal y cuya persisten-
cia implica una probabilidad de daño, habida cuenta que el per-
judicado estará interesado no sólo en hacer cesar el acto des-
leal, sino en que se ordene destruir o remover todo aquello que
pueda causarle perjuicio. Se suele pedir conjuntamente con la
acción de cesación. (Convenio Centroamericano Artos. 68 y 70.
Decreto 2-L Arto. 2 y Protocolo de Modificación en el inciso a)
Arto. 94).
d) De rectificación: Dada la importancia de los medios ma-
sivos de comunicación los efectos de los actos desleales no
siempre pueden eliminarse o subsanarse decretando únicamente
su cesación o su remoción, ni sus consecuencias pueden ser
compensadas por una eventual indemnización. Es por tal moti-
vo que esta acción persigue incidir sobre los «efectos residuales»
que en los empresarios, el mercado o los consumidores ha de-
jado el acto desleal difundido extensamente. Puede ser
rectificadora y correctora o «contrapublicidad». El Convenio
Centroamericano no contempla esta acción, puede ejercerse con
fundamento en el Arto. 2509 del Código Civil. El Protocolo de
Modificación la contempla en el inciso g) del Arto. 94.
e) De daños y perjuicios: Con esta acción se persigue el
resarcimiento de los causados por el competidor desleal. Resulta
más difícil en el caso de la competencia establecer el vínculo de
causalidad entre el acto ilícito y los daños y perjuicios producidos,
que cuando se trata de bienes materiales. Por tal motivo, el Juez
debe actuar con cierto margen de discrecionalidad. En algunas
legislaciones, como el Protocolo de Modificación al Convenio
Centroamericano se dan algunas pautas para efectuar el cálcu-
lo de daños y perjuicios cuando se trata de infracción de los
derechos de propiedad industrial: a) según el lucro cesante su-

107
Guy Bendaña Guerrero
frido por el titular del derecho como consecuencia de la infrac-
ción; b) según el monto de los beneficios obtenidos por el infrac-
tor como resultado de los actos de infracción; c) según el precio
que el infractor habría pagado por concepto una licencia con-
tractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho in-
fringido y las licencias contractuales que ya se hubieren conce-
dido.
Bercovitz, refiriéndose al problema de la cuantificación, se-
ñala que deben tenerse presente criterios tales como el volu-
men de negocios de las empresas implicadas con referencia a
los servicios afectados por los actos de competencia desleal, y
el beneficio que haya obtenido el infractor gracias a la explota-
ción de un objeto sujeto a un derecho de exclusividad como los
secretos, por ejemplo.
Otro punto importante es el referente a la carga de la prueba.
En algunas legislaciones, como la peruana, no es el actor, sino
el demandado el que debe probar que su actuación no ocasionó
daños y perjuicios al actor, estableciéndose una presunción juris
tantum en cuanto a la culpabilidad de aquél.
Además de las normas establecidas en el Convenio Centro-
americano para la Protección de la Propiedad Industrial, la Con-
vención General Interamericana de Protección Marcaria y Co-
mercial y el Convenio de París, es conveniente fundar la acción,
como lo ha sostenido la jurisprudencia francesa y la doctrina,
por tratarse la competencia desleal de actos dolosos, en la nor-
ma general que establece la responsabilidad por el daño causa-
do. En el caso de Francia el Arto. 1382 C francés y, en el nues-
tro, el Arto. 2509 C., que establece: «Todo aquel que por dolo,
falta, negligencia, o imprudencia o por un hecho malicioso cau-
sa a otro un daño, está obligado a repararlo junto a los perjui-
cios». Este artículo es también el fundamento legal para el re-
clamo de daños materiales y morales y de los perjuicios.
f) Penal. En la actualidad la doctrina se inclina por conside-
rar la competencia desleal como un ilícito civil. Sin embargo, el

108
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
que también se sancionen penalmente los actos de competen-
cia desleal ha sido un tema muy debatido. Así por ejemplo, Con-
cepción Molina
75
argumenta en favor de la penalización de cier-
tos actos desleales de la siguiente forma: el bien jurídico prote-
gido por la disciplina de la competencia desleal no es otro que
los principios concurrenciales derivados del sistema económico
constitucionalizado, es decir, la libertad, la igualdad y los pro-
pios mecanismos de mercado; bien jurídico que tiene por objeto
la «competencia operativa», que se concreta en el interés que
tiene el Estado en el mantenimiento del «orden público econó-
mico», así como en los intereses de todos los participantes en el
mercado. Ante ello, el derecho penal no puede ser mero recep-
tor de los valores constitucionales, no puede contentarse con la
protección de intereses generales. Por el contrario, debe perse-
guir penalmente determinadas conductas penales.
Las legislaciones penales de algunos países contemplan ex-
presamente el delito de concurrencia desleal. Por supuesto, como
sucede con los otros delitos, se tienen que enumerar expresa-
mente los medios deshonestos que son tenidos como
delictuosos. La tipificación tiene la desventaja de que permite la
aparición de nuevos métodos desleales anteriormente desco-
nocidos y su consiguiente impunidad. Sin embargo, tiene la ven-
taja de que no deja margen de discrecionalidad al juez para eva-
luar lo que debe ser considerado como desleal. En la legislación
brasileña son delitos de concurrencia desleal la publicidad fal-
sa, la falsa información, el desvío fraudulento de clientela en
provecho propio, la falsa indicación de procedencia, las indica-
ciones de aprovechamientopor ejemplo, el uso en el produc-
to, en el envase y en publicidad de términos rectificativos, tales
como «tipo», «especie», «género», «sistema», «semejante»,
«sucedáneo», idéntico» o equivalente, sin la salvedad de la ver-
dadera procedencia del artículo o productosustitución de nom-
bre, falsa atribución de recompensa, fraude en embalajes aje-
nos, soborno activo de empleado, soborno pasivo de empleado,
violación de secreto de fábrica y el abuso de secreto de negocio.
75
Ob. Cit., ps. 357 a 359.

109
Guy Bendaña Guerrero
El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano
para la Protección de la Propiedad Industrial establece en el
Arto. 99 sanciones penales de seis meses a seis años por el
uso de marcas registradas o imitaciones de las mismas sin con-
sentimiento del titular, lo mismo que por el uso de nombres co-
merciales y emblemas protegidos. El Arto. 100 también estable-
ce sanciones penales, también de seis meses a seis años, por
utilización ilícita de indicaciones geográficas.
En el Capítulo XII del Título IV del Libro Segundo del Código
Penal, los Artos. 308, 311, 312, 313, 314, 315 y 316 Pn., esta-
blecen sanciones penales por actos de infracción a los dere-
chos marcarios o signos distintivos y por actos de competencia
desleal como la revelación de secretos, la difusión de noticias
falsas para determinar en el mercado público o en las bolsas de
comercio, un aumento o disminución en el precio de salarios,
víveres, géneros, mercancías, el engaño a los compradores, etc.
32. Legitimación activa
El artículo 67 del Convenio Centroamericano establece que:
«Las acciones que tengan por objeto obtener la represión de
actos de competencia desleal, podrá ejercitarse por quien se
considere perjudicado o por el Ministerio Público ante los Tribu-
nales de Justicia o autoridades administrativas que, conforme
las leyes internas de los Estados Contratantes, sean competen-
tes para conocer de esta clase de asuntos».
Además de quien se considere perjudicado y el Ministerio
Público, de conformidad con el párrafo segundo del Arto. 33 del
Convenio Centroamericano, el licenciatario de una marca, que
hubiere sido debidamente facultado, podrá tomar todas las me-
didas legales tendientes a impedir el empleo indebido de la mis-
ma y ejercer las acciones que competen a su propietario, entre
las cuales lógicamente se encuentra la de represión de la com-
petencia desleal. El Arto. 93 del Protocolo de Modificación al
Convenio Centroamericano establece la legitimación activa del

110
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
licenciatario para entablar la acción contra el infractor del dere-
cho sobre el signo distintivo.
El inciso 1) del Arto. 108 del mencionado Protocolo de Modi-
ficación da legitimación activa a cualquier persona interesada
para que se declare el carácter ilícito de un presunto acto de com-
petencia desleal y el inciso 2) del mismo artículo concede legitima-
ción activa para iniciar una acción contra un acto de competencia
desleal, además de la persona directamente perjudicada por el acto,
a cualquier asociación u organización representativa de algún sec-
tor profesional, empresarial o de consumidores cuando resulten
afectados los intereses de sus miembros.
33. Legitimación pasiva
Las acciones en contra de la competencia desleal o en con-
tra de la infracción del derecho sobre los signos distintivos de-
ben entablarse contra quien haya realizado el acto o la infrac-
ción. Esto se desprende de los artículos 65 a 71 del Convenio
Centroamericano. Lógicamente pueden también entablarse en
contra de quien las haya ordenado, como expresamente lo con-
templan algunas legislaciones como la peruana.
El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano
estatuye en el Arto. 92 que la acción contra la infracción puede
ser entablada contra cualquier persona que infrinja el derecho y
de los artículos 106 a 109, que regulan la competencia desleal,
se desprende que la acción de represión de competencia des-
leal debe ser entablada en contra de quien la realiza.
34. El Procedimiento en las acciones contra la compe-
tencia desleal en Nicaragua
El Decreto 2-L de fecha 3 de abril de 1968
76
, que reformó y
adicionó la ley de 23 de julio de 1935, en su Arto. 3 da al Regis-
76
La Corte Suprema de Justicia, al evacuar la consulta de fecha 23 de diciembre de 1985,
visible el B.J. 450 de ese año, dijo: «2) El citado decreto No. 2-L del 3 de abril de 1968,

111
Guy Bendaña Guerrero
trador de la Propiedad Industrial la facultad de tener a cargo la
represión de la competencia desleal, quien podrá dictar resolu-
ción sumariamente
77
, ordenando la suspensión de los actos cons-
titutivos de los mismos y, además, en caso de identidad y sus-
tancial perecimiento con el derecho de Propiedad Industrial re-
gistrado, que se recojan por el Registrador de la Propiedad In-
dustrial, los productos y elementos empleados en la comisión
de dichos actos, lo cual únicamente podría darse en los casos
de infracción marcaria, pero no en los otros casos contempla-
dos en el mencionado Arto. 66 del Convenio Centroamericano
para la Protección de la Propiedad Industrial
78
.
El Registrador de la Propiedad Industrial conocía de estas
acciones en la vía sumaria, en la práctica como que si fuera un
juicio de mero derecho. Sin embargo, esa era una mala inter-
pretación de ese decreto, pues el Registrador solamente está
facultado para efectuar la medidas cautelares y de conformidad
con el Arto. 68 del Convenio Centroamericano las autoridades
judiciales son las competentes para conocer de estos casos.
Con la aplicación del decreto 2-L únicamente se reprimían
los casos de infracción al derecho marcario
79
, dado que el pro-
regula el funcionamiento interno del Registro de la Propiedad Industrial en consecuencia
con las respectivas disposiciones de los artos. 158 y siguientes del Convenio C.A., por lo
que éste no contiene ninguna disposición derogatoria de aquel y antes bien ambos se
complementan, por lo que la apelación estatuida en su arto. 4º párrafo último de dicho
decreto está en vigencia y a su vez es susceptible al Recurso de Amparo, según la Ley
respectiva, como resolución administrativa que es.»
77
El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas define la palabra
sumariamente así: «De modo sumario o breve. De plano. Sin guardar todas las consi-
deraciones de orden legal.»
78
La Ley de Defensa de los Consumidores, Ley No. 182 de fecha primero de noviembre de
1994, publicada en La Gaceta No. 213, de fecha 14 de noviembre de 1994, establece que
el proveedor incurre en responsabilidad civil en los casos a) y d) del Arto. 27 de dicha ley,
que constituyen actos de competencia desleal: a) «Venta de bienes y servicios atribuyéndo-
les características o cualidades distintas de las que realmente tiene» y c) «Promoción de
bienes y servicios con base a declaraciones falsas, concernientes a desventajas o riesgos
de la competencia».
79
El Protocolo de Modificación, de una manera más clara ha dividido los casos de
infracción a los derechos de los signos distintivos en el Título IX y los casos de compe-
tencia desleal en el Título X.

112
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
cedimiento establecido no era lo suficientemente amplio para
reprimir otros casos de competencia desleal.
Por la indebida aplicación de dicho decreto, en Nicaragua las
acciones de represión de la competencia desleal se tramitaban
administrativamente y no en la vía judicial. En cambio, en Gua-
temala, El Salvador y Costa Rica, miembros del Convenio Cen-
troamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, toda
la tramitación siempre ha sido en la vía judicial, inclusive las
medidas cautelares. En estos países se ha procedido en la for-
ma establecida en el Arto. 68 del citado Convenio Centroameri-
cano.
También se obligaba al actor a llevar dos juicios, uno admi-
nistrativo, ante el Registro de la Propiedad Industrial y otro ante
las autoridades judiciales para reclamar los daños y perjuicios.
Por tal razón urgía dictar una ley que aclarara los alcances de
este decreto o lo reformara y dejara a las autoridades judiciales
la dirección de la represión la competencia desleal. Sin embar-
go, todo esto cambió gracias a la interpretación que hizo la Cor-
te Suprema de Justicia en la sentencia, cuyos puntos relaciona-
dos con el tema que nos ocupa comentamos en el siguiente
párrafo.
35. Aspectos más relevantes de la sentencia No. 33 de
las diez y treinta minutos de la mañana del 20 de marzo
de 1996
a. Diferencia entre Infracción del Derecho y Competen-
cia Desleal
La Corte Suprema de Justicia, en el considerando II de su
sentencia, siguiendo las corrientes doctrinarias y legislativas más
modernas, distingue la protección a los derechos exclusivos de
propiedad industrial, de la protección contra la competencia des-
leal propiamente dicha, las cuales forman dos círculos
concéntricos, estando en el más pequeño los derechos absolu-
tos y, en el más amplio, la protección contra la competencia

113
Guy Bendaña Guerrero
desleal. En consecuencia, el medio de protección más fuerte se
encuentra en el terreno de los derechos exclusivos, mientras
que el círculo más amplio pero menos sólido se da en los casos
de competencia desleal, ya que en este último la protección
depende de las circunstancias y de la forma en que actúa el
competidor desleal en el mercado. Quien viola un derecho ex-
clusivo de propiedad industrial está incurriendo en un acto ilícito
por el solo hecho de utilizar, sin estar autorizado, un objeto pro-
tegido, por ejemplo, una marca registrada; mientras que en los
casos de competencia desleal no se viola ningún derecho abso-
luto, siendo ilícito e incorrecto un acto por circunstancias con-
cretas, por ejemplo, llevar al público a error al atribuir a una
empresa los productos o las prestaciones de otra, error que pue-
de producirse incluso en ausencia de una posible confusión entre
signos.
b. Funcionario competente para conocer de las acciones
de represión de competencia desleal
De conformidad con el Arto. 3 del Decreto 2-L, de fecha tres
de abril de 1968, el cual reformó y adicionó la Ley de 23 de julio
de 1935, el Registrador de la Propiedad industrial tendrá, entre
otras atribuciones, a su cargo la dirección de la represión de la
competencia y de las falsas indicaciones de origen, de acuerdo
con lo dispuesto en las Leyes de la materia y por las Convencio-
nes Internacionales suscritas por Nicaragua; y para tales efec-
tos podrá dictar resolución sumariamente, ordenando la suspen-
sión de los actos constitutivos de los mismos y, además, en caso
de identidad o de substancial parecimiento con el derecho de
Propiedad Industrial registrado, que se recojan por el Registra-
dor de la Propiedad Industrial, los productos y elementos em-
pleados en la comisión de dichos hechos, pudiendo delegar ta-
les funciones en las autoridades de Policía; y que se prohiba la
introducción de los mismos, mediante oficio dirigido al Ministe-
rio de Hacienda, a fin de que éste ordene dicha prohibición a las
autoridades de Aduana de la República.

114
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
En el caso planteado ante la Corte Suprema de Justicia, el
Exviceministro de Economía y Desarrollo se arrogó facultades
reservadas al Registrador de la Propiedad Industrial al ejecutar
las medidas preventivas, lo cual fue censurado por la Corte Su-
prema de la siguiente forma:
«A criterio de esta Corte Suprema de Justicia, al no haber
ordenado la Registradora de la Propiedad industrial que se efec-
tuaran la medidas cautelares, éstas no podían llevarse a cabo,
máxime que tampoco las ordenó el Ministro de Economía y De-
sarrollo en su resolución de las once de la mañana del veintiséis
de septiembre de 1994, de ahí que su ejecución por parte del
Viceministro de Economía y Desarrollo, Ing. Enrique Brenes I.,
haya sido al margen de lo preceptuado en el mencionado Arto.
3º del Decreto 2-L, el cual únicamente faculta al Registrador de
la Propiedad Industrial para efectuarlas. En consecuencia, a jui-
cio de este Supremo Tribunal la resolución recurrida del Minis-
tro de Economía y Desarrollo de las once de la mañana del vein-
tiséis de septiembre de 1994 es violatoria del Arto. 130 Cn.»
c. El procedimiento correcto
El único antecedente en esta materia era la S. de las 10:00
a.m. del 6 de noviembre de 1968 (B.J. 269 de 1968), en la cual
la Corte Suprema de Justicia sostuvo que las medidas de repre-
sión de la competencia desleal son de carácter policíaco y por lo
tanto eminentemente preventivas y la decisión de adoptarlas
queda al prudente arbitrio del funcionario del orden administrati-
vo mencionado. Sin embargo, dicha sentencia no decía de qué
manera podría defenderse aquel a quien se imputara un acto de
competencia desleal o de infracción de derechos absolutos,
quedando en el aire si quien solicitaba y conseguía que se hi-
cieran efectivas tales medidas tendría que abrir el debate con la
demanda en la vía judicial correspondiente. En la sentencia
que comentamos la Corte Suprema aclara que una vez efectua-
das esas medidas de carácter policíaco, el interesado debe re-
currir ante las autoridades judiciales correspondientes a enta-
blar la demanda en debida forma, en un plazo no mayor de quin-

115
Guy Bendaña Guerrero
ce días a partir de la fecha en que se efectúen las medidas
cautelares, anteriormente mencionadas, en forma análoga a lo
preceptuado en el Arto. 893 Pr., porque de otra forma el afecta-
do con las mismas no tendría la oportunidad de defenderse y se
violaría de esa forma el Arto. 34 Cn. También, nos dice la Corte
de sentencia, debe tenerse presente el Arto. 70 del Convenio
Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial,
el cual dispone que: «La sentencia o resolución que declare la
existencia de actos de competencia desleal dispondrá, además
de su cesación, las medidas necesarias para impedir sus con-
secuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimien-
to de daños y perjuicios cuando sea procedente». De conformi-
dad con la disposición transcrita es necesario proceder en la vía
judicial correspondiente, pues las autoridades administrativas
no tienen competencia para conocer de demandas por resarci-
miento de daños y perjuicios.
En síntesis, de acuerdo con esta sentencia, tenemos, en pri-
mer lugar, la ejecución de las medidas preventivas a cargo del
Registrador de la Propiedad Industrial, quien a su arbitrio podrá
ejecutarlas, pudiendo el interesado, si no lo hace, recurrir a la vía
judicial para su ejecución. En segundo lugar, tenemos, la obliga-
ción del que ha solicitado y obtenido la ejecución de tales medi-
das de demandar en la vía judicial correspondiente dentro de los
quince días establecidos en el Arto. 893 Pr.
El procedimiento que se había seguido hasta entonces en el
Registro de la Propiedad Industrial era el sumario y la resolu-
ción del Registrador era apelable en el efecto devolutivo, sin
que hubiera un debate en la vía judicial, salvo el recurso de
amparo. Como vemos ese procedimiento es diferente del seña-
lado por la Corte Suprema.
d. Alcances del recurso de amparo en cuanto a la protec-
ción de las garantías individuales
Aunque se escapa a este tema, considero de suma impor-
tancia el pronunciamiento de la Corte Suprema contenido en el

116
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
considerando tercero de su sentencia. El Dr. Guillermo Salinas
Figueroa, apoderado de la sociedad Nicar Química, S.A., quien
intervino en el recurso de amparo, como parte interesada al te-
nor de lo preceptuado en el Arto. 41 de la Ley de Amparo alegó
que los siguientes artículos constitucionales, citados como vio-
lados por recurrente: 130, 159 y 160 Cn. se encuentran en el
Título VIII, DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO y que el re-
curso de amparo sólo cabe en contra de las violaciones e inten-
tos de violaciones de los derechos y garantías consagrados en
la Constitución y que éstos se encuentran en el Título IV, Capí-
tulos I al VI. La Corte Suprema de Justicia dijo al respecto: «Cabe
observar que el Arto. 24 de la Ley de Amparo es sumamente
amplio, ya que dispone que: «El Recurso de Amparo se inter-
pondrá en contra del funcionario o autoridad que ordene el acto
que se presume violatorio de la Constitución Política, contra el
agente ejecutor o contra ambos». Además como bien dice Igna-
cio Burgoa, en su obra «Las Garantías Individuales», página
181, «es a través de toda la Constitución que se consagran las
garantías individuales o del gobernado». Con fundamento en tal
amplitud este Supremo Tribunal reiteradamente ha amparado a
quienes han recurrido en contra de funcionarios que se han ex-
cedido de sus funciones en violación del Arto. 130 Cn. Véanse
al respecto, entre otras, las sentencias de las once y treinta mi-
nutos de la mañana del 4 de octubre de 1988, B.J. 305 de 1988
y de las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana del vein-
tidós de junio de 1994.»
36. Sanciones
Una vez declarada la existencia de un acto de competencia
desleal o de infracción de derecho, las sanciones son: el deco-
miso y la destrucción de los productos, envases, etc. y, si es
necesario el cierre temporal de la empresa infractora. Estas san-
ciones, que son similares a las medidas cautelares, se fundan
en las acciones de cesación y de remoción y caen dentro de las
medidas necesarias para impedir las consecuencias y evitar la
repetición de los actos desleales a las que se refiere el Arto. 70
del Convenio Centroamericano. Además, tanto éste (Artos. 69 y

117
Guy Bendaña Guerrero
161), como el Protocolo de Modificación (Arto. 101) establecen
multas. Otra de las sanciones es el resarcimiento de daños y
perjuicios al afectado (Arto. 70 del Convenio Centroamericano).
Finalmente, se considera sanción la publicación de la sentencia
condenatoria o de su extracto, a la que nos hemos referido al
abordar la acción de rectificación.
37. Prescripción de la acción
El Convenio Centroamericano no establece un plazo espe-
cial de prescripción para entablar la acción de represión de la
competencia desleal, por lo debe tenerse como tal el general de
tres años estatuido en el Arto. 227. Como el mismo es general
no establece, respecto a la competencia desleal, si se empieza
a contar desde la fecha en que el perjudicado por el acto desleal
tuvo conocimiento de la realización del mismo, o desde la última
vez que se realizó. En lo personal me inclino por que se cuente
desde que el perjudicado tuvo conocimiento, a pesar de la in-
certidumbre que habría en cuanto a la determinación de la fe-
cha para favorecer a la parte perjudicada. El Protocolo de Modi-
ficación establece tanto para las acciones contra las infraccio-
nes, como contra la competencia desleal los siguientes plazos
de prescripción: dos años contados desde que el titular tuvo
conocimiento de la infracción o del acto de competencia des-
leal, o cinco años contados desde que se cometió por última vez
la infracción o el acto desleal, aplicándose el plazo que venza
primero (Artos. 98 y 109)
80
. Estos plazos son los que siguen las
legislaciones modernas.
38. Conclusiones y reflexiones
Como hemos podido ver, la competencia desleal sólo se re-
prime en el Convenio Centroamericano respecto a los actos
engañosos que se realicen con la intención de aprovecharse de
las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y
80
Considero innecesario que existan dos artículos para regular los mismos plazos de
prescripción, puesto que se hubieran podido regular en un solo artículo.

118
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
señales de propaganda ya sea en perjuicio del titular de dichos
signos distintivos o de los consumidores (Art. 65). Esta norma
constituye la llamada cláusula general.
En un sentido amplio se consideran como actos de compe-
tencia desleal que deben ser reprimidos todos aquellos que se
realicen apartándose de las prácticas comerciales honradas, de
ahí que los países legislen para dar una protección eficaz con-
tra la competencia desleal, bien sea mediante leyes administra-
tivas, penales y mercantiles en general, o a través de normas
encuadradas en el ámbito de la regulación de las marcas y nom-
bres comerciales.
En consecuencia, resultan estrechas las disposiciones del Con-
venio Centroamericano para reprimir la competencia desleal. En
tal sentido debió incorporarse en él una disposición más amplia
como la del Artículo 10 bis del Convenio de París para la Protec-
ción de la Propiedad Industrial, según el cual constituye un acto
de competencia desleal «todo acto de competencia contrario a
los usos honrados en materia industrial o comercial». Sobre la
base de esta disposición debió legislarse más ampliamente para
comprender aquellos actos de competencia desleal, como los
que hemos estudiado, que no constituyen infracciones a los sig-
nos distintivos.
Como vimos anteriormente, el Protocolo de Modificación al
Convenio Centroamericano siguiendo las tendencias modernas
de la doctrina distingue entre la infracción a los derechos sobre
los signos distintivos y los actos de competencia desleal y ha
incorporado en el Arto. 106, como cláusula general, el párrafo
transcripto del Artículo 10bis del Convenio de París. Sin embar-
go, la tipificación que hace de los actos de competencia desleal
resulta insuficiente, pues no contempla actos tales como la re-
velación de secretos, la imitación de iniciativas, la inducción a la
infracción contractual, etc.
Considero que debería crearse un «Convenio Centroameri-
cano para la Represión de la Competencia Desleal», que regu-

119
Guy Bendaña Guerrero
lara esta disciplina ampliamente, en forma similar a las leyes
peruana y española y que constituyera un modelo quecomo
indica Bercovitztenga las siguientes características: i) Clari-
dad y diferenciación de las ofertas, ya que sólo de esta manera
podrá el cliente potencial compararlas y elegir entre ellas. Por
tal motivo, se deben prohibir todos los comportamientos desti-
nados a engañar o confundir, pues son contrarios al objeto de
conseguir transparencia en el mercado. ii) Debe partirse de la
premisa de que la actuación de los oferentes en el mercado debe
basarse en su propio esfuerzo, sin apropiarse del esfuerzo de
los demás competidores. iii) La exigencia de que los agentes
económicos cumplan la legalidad vigente, pues sólo de esa ma-
nera se puede competir en condiciones de igualdad. Si un em-
presario formal tiene que competir con informales se encontrará
en clara situación de inferioridad, pues sus costos son superio-
res. La situación se agrava cuando el Estado no impone el res-
peto a las leyes. iv) Que a los agentes económicos se les prohi-
ba la arbitrariedad en su actuación en el mercado. Esto significa
que no se puede discriminar entre los clientes e imponerles con-
diciones abusivas. v) Que se garantice la libertad de decisión de
los consumidores. En esta característica se fundamenta todo el
sistema competitivo de la economía de mercado. De esta forma
toda actuación que impida o limite la libre decisión de los consu-
midores es, en principio, incompatible con el modelo que trata
de proteger la regulación sobre la competencia desleal. En con-
secuencia, aquellas conductas agresivas que tratan de imponer
a los consumidores la realización de ciertas operaciones consti-
tuyen actos de competencia desleal .
En cuanto a la autoridad competente, considero que se de-
berían crear juzgados para tramitar asuntos de propiedad inte-
lectual en general, incluyendo las oposiciones y las acciones de
competencia desleal, con procedimientos expeditos, así como
Salas para la Propiedad Intelectual en los Tribunales de Apela-
ción.

120
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
39. Competencia desleal en la Internet
81
La Internet, precursora de la supercarretera de la informa-
ción, ha modificado fundamentalmente los datos económicos,
ha conducido a la internacionalización de los mercados y ha
incrementado la competencia. Desde el punto de vista de los
negocios Internet constituye una nueva arma económica y una
herramienta modernísima para ampliar el prestigio de las com-
pañías, de sus productos y servicios; para analizar mercados y
perspectivas de clientes; para concretar transacciones comer-
ciales; para la investigación y el desarrollo, o para reclutar per-
sonal. Solamente en los Estados Unidos de América aparecen
en las «Central Source Yello Pages» más de diez millones de
referencias comerciales para la participación de negocios en
Internet.
Los proveedores de acceso a Internet y ciertas firmas de
consultoría explotan el comercio ligado al uso de la red (como el
acceso, capacitación, creación de páginas Web, o búsqueda de
información. Así mismo, muchas compañías multinacionales,
tales como Siemens, Nixdorf, Microsoft, McKinsey & Company,
etc., han integrado Internet a sus estrategias comerciales para
vender sus productos y servicios. Todos los beneficios y servi-
cios dirigidos a consumidores están comercializados en Internet,
el sitio de una compañía o de un comercio, o en enormes mer-
cados virtuales como el Eupean Businees Center, el London
Mall, Holland ExPo, el Italian Business Institute, la Comerce Net,
o el IndustryNet OnlineMarketplace. Este último, creado en 1991,
80
La Internet es una federación de redes que está en constante desarrollo y que en la
actualidad es de acceso general. Su origen se remonta al Advanced Research Project
Agency (ARPA) creado a fines de la década de los años sesenta por el Departamento
de Defensa de los estados Unidos de América, con la finalidad de asegurar el envío de
la orden de abrir fuego desde el centro de control a las bases de misiles cuando las
redes de comunicaciones hubieran quedado parcialmente destruidas por un ataque.
Esta misión se extendió con rapidez para incluir acceso y compartir todos los recursos
de cómputo de Estados Unidos. La nueva red se denominó ARPAnet. Al establecer
una red en cadena que enlaza a los centros de cómputo más importantes y al usar
información dividida en «paquetes autónomos», fue posible configurar una estructura
flexible, independiente del tipo de computadoras utilizadas.

121
Guy Bendaña Guerrero
presenta 250.000 compañías industriales y diez mil productos
nuevos cada mes.
Las relaciones de negocios internacionales quedan facilita-
das por la presencia en la red de cientos de Cámaras de Comer-
cio, incluyendo la CyberNet Chamber of Comerce y la
International Chamber of Commerce y de organizacioes inter-
nacionales como la World Trade Organzation.
Dado el amplio desarrollo comercial a través de Internet es
posible que se produzcan diversos actos de competencia des-
leal o de infracción de derechos. En el campo de la publicidad
se plantea la pregunta de si la publicidad en Internet puede su-
jetarse a la aplicación de los regímenes legales dirigidos a los
medios tradicionales (televisión, radio, periódicos, etc.) o si es
necesaria una nueva legislación. Debido a que en la Internet el
consumidor toma un papel activo, pues con un simple click en la
pantalla puede obtener información adicional o hacer que des-
aparezca todo lo que considere impertinente y es él quien deci-
de visitar un sitio publicitario en el Web, se ha considerado con-
veniente desarrollar una legislación publicitaria específica que
tome en cuenta el papel interactivo del consumidor y que su
regulación sea menos restrictiva que las reglas que rigen la pu-
blicidad en los medios tradicionales.
Una de las aplicaciones de Internet es el correo electrónico
(e-mail), que permite a los usuarios con una dirección electróni-
ca comunicarse entre sí. El mensaje del emisor del correo elec-
trónico se envía a su servidor, el cual, a su vez, lo envía por la
red al servidor del destinatario, quien a su vez, abre su servidor
de correo, consulta su buzón electrónico y recibe el mensaje.
Precisamente, mediante el uso del llamado «Domain Name»
(Nombre de Dominio)que no es más que el nombre utilizado
como dirección en el correo electrónicoel cual cumple una fun-
ción igual a la de los números telefónicos, e identifica al usuario,
es que se han presentado en la práctica casos de infracción de
derechos sobre signos distintivos. La infracción se produce cuan-

122
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
do un tercero no autorizado utiliza una marca u otro signo distin-
tivo registrado a favor de otro como nombre de dominio.
En un caso reciente, la Corte de Distrito de California, Esta-
dos Unidos de América, reconoció que los nombres de dominio
pueden utilizarse como marcas. En ese caso, la empresa «Juris,
Inc.», propietaria de la marca registrada «JURIS», demandó a
la empresa «The Comp Eaminer» por el uso del nombre de do-
minio JURIS.COM. En el caso se aplicaron los principios
marcarios tradicionales a un nombre de dominio.
Uno de los problemas que plantea la infracción de derechos
o la competencia desleal a través de Internet es el de la determi-
nación del juez competente. En los Estados Unidos, las Cortes
de ese país se han declarado competentes para conocer de ta-
les casos aunque el acto se haya originado en el extranjero, si
éste tiene efecto en dicho país.
40. La piratería marcaria
40.1. Concepto. En un aspecto amplio, piratería «se dice de
la destrucción o apoderamiento sin escrúpulos de los bienes
ajenos»
82
. Por analogía, la piratería marcaria consiste en el apo-
deramiento ilícito de una marca ajena.
40.2. La piratería marcaria como abuso del derecho. Sin
embargo, la piratería marcaria muy frecuentemente se realiza
como un abusivo ejercicio del derecho
83
.
82
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de don Guillermo Cabanellas, página 250.
83
La teoría del abuso del derecho se originó en el siglo XIX y es una consecuencia del
reconocimiento extensivo que hizo la revolución liberal de la libertad y la propiedad. El
abuso ocurre cuando el sujeto ejercita su derecho de manera no prohibida por la legis-
lación positiva, pero causa un daño a otro. Recuérdese que cuando estudiamos la
relación entre el Derecho Marcario y el Derecho Civil, citamos el párrafo tercero del
Arto. 15 del «Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de Nicaragua», estable-
ce que: «Los juzgados y tribunales deben rechazar fundadamente toda articulación
que se formule con manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude a la ley».

123
Guy Bendaña Guerrero
40.3. El pirata no sólo se apodera de marcas notorias. El
pirata marcario puede apoderarse de marcas famosas o de mar-
cas que no han alcanzado notoriedad, pero que han tenido éxito
en el mercado. Por tal motivo es considerada como un caso de
competencia desleal.
40.4. Protección en el Derecho comparado a las marcas
legítimas frente al pirata. En el derecho comparado se requie-
re, por lo general, que quien registró la marca ajena tuviera co-
nocimiento de su existencia. Así, por ejemplo, el inciso b) del
Arto. 23 de la Ley de Marcas argentina considera nulas las mar-
cas registradas «por quien al solicitar el registro, conocía o de-
bía conocer que ellas pertenecían a un tercero.» Como relata
Jorge Otamendi
84
, páginas 313 y siguientes, «generalmente,
estos actos de piratería se han dado con respecto a marcas
registradas en el extranjero y que gozaban fuera de nuestro país
de un cierto prestigio y notoriedad. Desde luego, la norma prote-
ge usurpaciones de marcas extranjeras y también de marcas
usadas en nuestro país, pero no registradas». En Uruguay, en
la ley No. 16.320, de fecha 1 de noviembre de 1992 y el Decreto
Reglamentario No. 51/991, de fecha 27 de enero de 1993, se
estableció un procedimiento sumario que permite, en menos de
un año, obtener la anulación del registro de una marca pirata y
ha facilitada la prueba, pues para probar el mejor derecho del
titular de la marca legítima basta con acreditar el registro de y
uso anteriores de ésta en el extranjero. No se requiere la prueba
de que el pirata haya tenido conocimiento de la existencia de la
marca legítima.
40.5. Forma de actuar del pirata. Veamos como proce-
de: se da cuenta de que existe una marca famosa u otra que ha
empezado a usarse con cierto éxito, por ejemplo, en Europa o
en Estados Unidos, que no ha sido registrada en los países
centroamericanos. Inmediatamente instruye a su abogado para
que la solicite. Una vez introducida la solicitud, la marca pasa
exitosamente el examen de novedad, el Registrador extiende el
84
«Derecho de Marcas».

124
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
aviso, el cual se publica en el Diario Oficial sin que nadie pre-
sente oposición y posteriormente se inscribe. El pirata ha actua-
do «lícitamente», pues ninguna ley le prohibe que presente una
solicitud de registro de marca y que ésta se registre; sin embar-
go, detrás de ese ejercicio de su derecho se esconde el ánimo
de causar daño al legítimo titular de la marca, a quien impedirá
registrarla en el país o países en que él la ha usurpado. Clara-
mente se ha producido el apoderamiento de un bien ajeno me-
diante el ejercicio abusivo de un derecho.
40.6. El objetivo del pirata marcario es a menudo exigir
un rescate por la marca ajena. Es frecuente el hecho de que el
pirata marcario no haya registrado la marca ajena para competir
deslealmente con productos ilegítimos, tras haber impedido que
el legítimo titular comercialice sus productos con su propia mar-
ca. En muchísimas ocasiones el registro de la marca ajena tiene
como objetivo exigir el pago de un «rescate» por la marca «se-
cuestrada».
40.7. ¿Cómo hacer frente a este viciado ejercicio del de-
recho? Oponiéndose a la solicitud del pirata o, si no fue posible
presentar la oposición, demandando la nulidad y cancelación
de la marca inscrita. Sin embargo, en la práctica nos encontra-
mos con ciertos obstáculos legales para que la oposición o, en
su caso, la demanda de nulidad y cancelación prosperen. Por
ejemplo, cuando la marca no es notoria y no es posible ejercer
el derecho de prioridad establecidos en las convenciones y tra-
tados internacionales o, simplemente, porque prescribe el plazo
para ejercer tales acciones.
40.8. Instrumentos legales para combatir la piratería
marcaria. Consideramos que los titulares de marcas no regis-
tradas, en los países miembros del Convenio Centroamericano
para la Protección de la Propiedad Industrial, pueden defender-
se invocando los Artos. 10, inciso q) y 65 del mencionado Con-
venio. Además, si el país es miembro del Convenio de París, es
posible utilizar el plazo de prioridad establecido en el párrafo C.-
1) del Artículo 4 del mismo. También, con fundamento en los

125
Guy Bendaña Guerrero
artículos 7 y 8 de la Convención General Interamericana de Pro-
tección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 1929
85
,
hemos podido oponernos exitosamente a solicitudes de registro
de marcas presentadas por piratas marcarios u obtener la can-
celación de marcas inscritas. Así mismo, desde la primera sen-
tencia que se dictó en Nicaragua para proteger la marca notoria
en 1971
86
, se ha continuado manteniendo su protección tanto
en el Registro de la Propiedad
87
, como en sentencias de los Tri-
bunales de Justicia
88
, lo cual constituye otro valladar para los
piratas marcarios.
85
En Centroamérica esta Convención está vigente en Guatemala, Honduras, Nicara-
gua y Panamá.
86
Sentencia de las 11:00 A.M. del 11 de agosto de 1971, dictada por el Juez Primero
Civil de Distrito de Managua, Dr. Ildefonso Palma Martínez, caso BAYER AG contra
Joaquín Bayer Santacoloma.
87
Recientemente el Registro de la Propiedad Industrial en sentencia dictada a las 2:50
P.M. del 25 de julio de 1994, declaró el carácter de notoria de la marca BIMBO.
88
La Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en sentencia No. 85 de las 10:45 A.M.
del 24 de octubre de 1994, protegió y declaró la notoriedad y el prestigio de la marca
SUR, propiedad de la sociedad Sur Química Internacional, S.A.

126
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
CAPÍTULO IV
Las importaciones paralelas y el agotamiento del
dereccho sobre marcas y patentes.
41. Introducción
Una de las preocupaciones de los distribuidores autorizados
de productos legítimos, son las importaciones que realizan co-
merciantes no autorizados, que constituyen verdaderos compe-
tidores.
Estudiaremos tales importaciones, llamadas paralelas, y su
estrecha relación con la doctrina del agotamiento del derecho,
desde dos puntos de vista, el marcario y el de patentes. Desde
el primero tomando en consideración el Convenio Centroameri-
cano para la Protección de la Propiedad Industrial, actualmente
en vigencia, y el Protocolo de Modificación al mismo. Desde el
segundo, nuestra Ley de Patente de 1899 y el «Anteproyecto de
Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad
Industrial (invenciones y Diseños Industriales)», todavía en dis-
cusión. Así mismo, tomaremos en consideración las disposicio-
nes pertinentes del «Acuerdo sobre los Aspectos de los Dere-
chos de Propiedad Intelectual Relacionados en el Comercio»,
conocido por sus siglas en inglés como Acuerdo TRIPS, el cual
entrará en vigencia en los países en desarrollo en el año 2006.
41.1. Desde el punto de vista del Derecho Marcario: las
importaciones paralelas se producen cuando un producto legíti-
mo es importado por una persona distinta del distribuidor autori-
zado o al margen del productor local que lo fabrica con licencia
de la empresa extrajera titular de la marca. En los Estados Uni-
dos de América se conoce también como «gray product». Esto
se debe a que en ese país se acostumbra a clasificar los pro-
ductos en white (blancos), cuando son absolutamente legítimos;
en black (negros) cuando son falsos y cuando son dudosos se

127
Guy Bendaña Guerrero
les llama gray (grises) como si estuvieran en una situación inter-
media entre el blanco y el negro.
a) Defensa de las importaciones paralelas: Quienes de-
fienden la legalidad de tales importaciones, alegan que como se
trata de productos fabricados por el titular de la marca y no de
productos falsos, éste ha agotado su derecho y no puede pre-
tender ejercer ninguna acción, ya que su derecho no ha sido
infringido en ninguna forma.
b) Cuestionamiento de las importaciones paralelas: Quie-
nes las cuestionan alegan que el importador no autorizado com-
pite deslealmente con el importador autorizado, o con el
licenciatario, no sólo porque en la mayoría de los casos sus cos-
tos son menores, sino también porque se aprovecha de la publi-
cidad que el importador autorizado ha costeado en favor de los
productos que distribuye, no da la garantía requerida para cier-
tos tipos de productos, ni da los servicios de mantenimiento y
reparación de los artículos que vende. Por ejemplo, la empresa
XX es importadora autorizada de las computadoras marca YY.
Juan Pérez decide importar diez computadoras de esa marca al
margen de la importadora autorizada. Don Juan, probablemen-
te debido al poco volumen de sus importaciones, tendrá menos
costos administrativos que la empresa XX y si no tiene un taller
para dar mantenimiento y reparar las computadoras, indudable-
mente sus clientes se verán perjudicados, ya que probablemen-
te tendrán que hacer efectiva su garantía con la empresa situa-
da en Miami que vendió a Juan las computadoras.
c) El Convenio Centroamericano para la Protección de la Pro-
piedad Industrial no prohibe las importaciones paralelas. El Arto.
26, que enumera los derechos del titular de la marca no se refie-
re expresamente al agotamiento del derecho, pero podemos
colegir que lo establece sin ninguna limitación, al mencionar el
inciso c) de ese artículo el derecho del titular de la marca a «ha-
cer que las autoridades competentes prohiban la importación o
internación de las mercancías o productos mientras se la siga
distinguiendo con aquélla», es decir, los fabricados por terce-

128
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
ros, que lleven una marca igual o semejante a suya. Tal dere-
cho no se extiende de manera alguna a productos legítimos,
como sucede en otras legislaciones
89
.
d) El Protocolo de Modificación al Convenio Centroame-
ricano regula esta materia en el Arto. 28, bajo el enunciado de
«Agotamiento del derecho». El primer párrafo de dicho artículo
establece que «El registro de una marca no confiere a su titular
el derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca en rela-
ción con los productos legítimamente marcados que se hubie-
sen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por
dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o
económicamente vinculada a éste, a condición de que esos pro-
ductos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto
inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación,
alteración o deterioro.»
El segundo párrafo de dicho artículo dispone que: «A los efec-
tos de del párrafo precedente, se entenderá que dos personas
están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer
directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva
con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o
cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas
90
.»
Este artículo establece en su primera parte la doctrina del
agotamiento del derecho del titular de la marca, pero a conti-
nuación amplía los alcances de ese derecho porque los produc-
tos legítimamente marcados tienen que haber sido introducidos
en el comercio por el mencionado titular o por otra persona, res-
pecto a la segunda, es decir, la otra persona, pueden concurrir
dos hipótesis: a) Esta introduce los productos legítimamente
89
La Ley Suiza de Marcas de fecha 28 de agosto de 1992, en las Secciones 13(1) y
3(1), según sentencia del Tribunal de Apelaciones de Berna, prohibe las importaciones
paralelas.
90
Este criterio es igual al seguido en los Estados Unidos, donde las importaciones
paralelas llevadas a cabo sin la autorización del titular del derecho han sido admitidas
respecto a productos fabricados por el titular de la marca en ese país, o por una perso-
na sujeta al «control común» del titular en los Estados Unidos (K Mart Corp. contra
Cartier Inc.).

129
Guy Bendaña Guerrero
marcados con el consentimiento del titular de la marca y bien
puede ser el distribuidor autorizado de los productos marcados;
y b) Ella está económicamente vinculada al titular de la marca.
Esta segunda hipótesis encierra la dificulta de la definición de la
vinculación económica entre el titular de la marca y la otra per-
sona y aun respecto a un tercero. Quien puede ejercer una in-
fluencia decisiva con respecto a la explotación de la marca pue-
de ser el titular de la misma sobre el licenciatario, o cotitulares
de la marca entre sí, o un tercero en cuanto al derecho del titular
sobre su marca, pero ligada a éste por algún contrato. Es indu-
dable que esta disposición tiende a proteger a los distribuidores
autorizados frente a los importadores paralelos, pero elimina en
gran medida el agotamiento del derecho sobre la marca. Dado
que la limitación a tal agotamiento es respecto a productos introdu-
cidos al comercio, considero que de ninguna manera podría perju-
dicar a un tercero que introduce al país para su uso personal un
artículo legítimamente marcado, aunque no tenga el consentimien-
to expreso del titular de la marca. Sin embargo, corresponderá a
las autoridades la interpretación de esta norma.
Con más claridad la Decisión 344, Régimen Común sobre
Propiedad Industrial del Pacto Andino, dispone en el Arto. 106
que : «El Derecho conferido por el registro de la marca no concede a su
titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma,
con relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciatario
o alguna persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o
de cualquier otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacio-
nal de cualquier país por éstos, siempre y cuando las características de
los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su
comercialización».
41.2. Desde el punto de vista del Derecho de Patentes
a) Definición de agotamiento del derecho de la Corte Su-
prema alemana en una sentencia dictada en 1902: «El efecto
de una patente reside en el hecho de que a nivel local nadie,
excepto el titular de la patente (y las personas por él autoriza-
das) puede producir o colocar el producto en el mercado. Con

130
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
ello, queda extinguido el efecto de la patente. Si el titular fabrica
el producto y lo coloca en el mercado con el consecuente dere-
cho que le asiste de excluir a otros de la competencia, éste ya
se ha beneficiado de las ventajas que la patente le otorga y de
esta manera quedan agotados sus derechos (a controlar las
subsecuentes ventas). Una patente no confiere a su titular el
derecho de prescribir las condiciones bajo las cuales se debe
desarrollar el comercio con sus productos». Esta sentencia es
importante porque sentó la doctrina que posteriormente se apli-
có en el comercio internacional.
La Corte Europea de Justicia decidió que el agotamiento de
derechos sobre bases meramente territoriales constituía un obs-
táculo a la libre circulación de los bienes y conspiraba contra la
creación de un mercado común único, porque permitía al titular
dividir los mercados, controlar todo el proceso de distribución
de los productos y establecer discriminaciones arbitrarias ten-
dientes a restringir el flujo comercial entre los Estados. Sin em-
bargo, la mencionada Corte no aceptó la aplicación de la doctri-
na para casos en que la venta del producto se había realizado
fuera de la Comunidad económica Europea y se pretendía intro-
ducir un producto proveniente de un Estado no miembro en un
Estado miembro (caso Emi Records contra CBS UK).
b) Nuestra actual Ley de Patentes no establece excepcio-
nes al agotamiento del derecho sobre las patentes. Esto se
desprende de los Artos. 24, 25 y 26 de dicha Ley, en el primero
de los cuales se establece la pena de seis meses a un año de
prisión para quienes falsifiquen objetos patentados, para los que
teniendo conocimiento de ellos los negocien, para los que ha-
yan dado declaración falsa al solicitar la patente y para los que
hicieren aparecer como patentado un objeto sin estarlo legal-
mente; en el segundo se impone la obligación a los que vendan
objetos que falsifiquen a los patentados de informar al titular de
la patente el nombre del autor o vendedor de tales objetos y la
época en que fueron entregados, debiendo considerarse cóm-
plices en el caso de que no den explicación satisfactoria de su
procedencia y, en el tercero, se dispone que, además de la pena

131
Guy Bendaña Guerrero
que fija el artículo 24, se impondrá la de la pérdida de los obje-
tos falsificados y la indemnización de daños y perjuicios. Como
puede observarse no se hace limitación alguna al agotamiento
del derecho sobre la patente.
c) El «Anteproyecto de Convenio Centroamericano para
la Protección de la Propiedad Industrial (invenciones y Di-
seños Industriales) dispone en el Arto. 43, de manera similar
al protocolo de Modificación, que : «1) La patente no dará el
derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio res-
pecto a un producto protegido por la patente después de que
ese producto se hubiese introducido en el comercio en cual-
quier país del Istmo Centroamericano por el titular de la patente
o por otra persona con consentimiento del titular o económica-
mente vinculada a él».
«2) A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos
personas están económicamente vinculadas cuando una pueda
ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia de-
cisiva con respecto a la explotación de la patente, o cuando un
tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.»
«3) Cuando la patente proteja material biológico capaz de
reproducirse, la patente no se extenderá al material obtenido
por multiplicación o propagación del material introducido en el
comercio conforme el párrafo 1), siempre que la multiplicación o
propagación fuese necesaria para usar el material conforme a
los fines para los cuales se introdujo en el comercio, y que el
material derivado de tal uso no se emplee para fines de propa-
gación o multiplicación.
41.3. «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados en el Comercio»
El Artículo 6 del Acuerdo TRIPS dejó en libertad a los países
miembros para incorporar en sus legislaciones nacionales el
principio de agotamiento de derechos. El reconocimiento del
principio de agotamiento internacional en el mencionado artícu-

132
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
lo puede ser visto como un lógico reflejo de la globalización de
la economía, y la necesidad de competir teniendo acceso a pro-
ductos más baratos donde estén disponibles.
En la nota al pie del artículo 28 del Acuerdo TRIPS, que se
refiere a los derechos conferidos al titular de la patente, se dice
: «Este derecho, al igual que todos los demás derechos confe-
ridos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta importa-
ción u otra forma de distribución de productos, está sujeto a las
disposiciones del artículo 6».
Apéndice
42. Síntesis de las sentencias de la corte suprema des-
de 1975
1. El solicitante no está obligado a pagar de previo los dere-
chos que señala el Arto. 213 del Convenio, pero deberá pagar-
los en la oportunidad que indica el Arto. 106. Consulta 18 de
diciembre de 1975 (B.J. 467 de 1975).
2. Pueden registrarse en Nicaragua las marcas registradas
en otro país de la Convención Interamericana de Protección
Marcaria y Comercial, sin exigir certificación del registro del país
de origen. Consulta 15 de junio de 1976, B.J. 390 (1976).
3. Se declara nulo todo lo actuado en el registro de una mar-
ca, aunque no fue alegado por el opositor en primera instancia,
porque el solicitante omitió la declaración formal de ser dueño
de un establecimiento comercial, empresa de servicio o de ex-
plotación industrial. S. 12 m. 16 de enero de 1978, B.J. 10 (1978).
4. La Corte Suprema de Justicia declaró que un nombre co-
mercial se adquiere por el registro del mismo y se prueba con el
certificado de registro expedido por la autoridad competente
91
y
91
Debe tomarse en cuenta que sta sentencia fue dictada antes de que Nicaragua se adhi-
riera al Convenio de París. El Arto. 8 de este Convenio protege al nombre comercial aunque
no este registrado.

133
Guy Bendaña Guerrero
en el considerando tercero dijo: «La señora Socorro Roque
Vallecillo alegó en el escrito de oposición la propiedad del nom-
bre comercial «Adán 2000» porque en la escritura número 76
que autorizó el notario Carlos Gómez Obando, en esta ciudad a
las 8:00 a.m. del 11 de marzo de 1974 (Fo. 58 a 62) en la cláu-
sula primera se dispuso «que la sociedad girará bajo la razón
social de «Zeledón y Roque Compañía Limitada» y «para los
efectos de publicidad podrá ser conocida con el nombre comer-
cial de Adán 2000». De lo expuesto se deduce que la razón
social de la susodicha colectiva es «Zeledón y Roque Compa-
ñía limitada» conforme los Artos. 130 y 134 C.C., pero esta ra-
zón social no es objeto de la solicitud de la inscripción en el
Registro de la Propiedad Industrial, por lo que no está en el caso
de las prohibiciones del Arto. Inc. h. del Convenio y por lo que
respecta al nombre «Adán 2000» «para los efectos de publici-
dad» la Sra. Roque Vallecillo, si pretendía obtener la protección
del Convenio Centroamericano, debió ser diligente en solicitar
el registro, ya que tuvo tiempo suficiente desde la constitución
de la sociedaed y no hacerlo en forma tardía, con posterioridaed
a la solicitud de la señora Fernández de Vallecillo sin que valga
decir que el nombre «Adán 2000» quedó inscrito al inscribirse
en el Registro Mercantil la escritura de constitución de «Zeledón
y Roque Compañía Limitada», pues los efectos del Registro
Mercantil son distintos de los del Registro de la Propiedad In-
dustrial, y así lo reconoce la misma opositora desde el momento
que compareció a esta última oficina a solicitar la inscripción del
nombre comercial, gestión que sería sobrancera si valiera para
esos efectos el Registro Mercantil. Además el nombre «Adán
2000» no reúne los requisitos que determinan la razón social en
las Compañías colectivas conforme el Arto. 134 C.C. y es para
usarse esporádica y facultativamente». Sentencia de las 11:40
a.m. del 5 de julio de 1978 (B.J. 184 de 1978) sobre el nombre
comercial.
5. La palabra «nacional» está comprendida en la prohibición
del acápite ñ) del Arto. 10 del Convenio Centroamericano para
la Protección de la Propiedad Industrial.
B.J. 289 y 291 de 1978.

134
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
6. No ha lugar al amparo porque basándose en la inconstitucionalidad
del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad In-
dustrial debió dirigirse contra el Ministro de Relaciones Exteriores que
refrendó ese Convenio y no contra el Ministro de Economía que des-
echó la oposición del recurrente al registro de una marca. Tampoco ha
lugar al amparo basado en ese Convenio considerándolo consti-
tucional porque el recurso no puede interponerse en forma sub-
sidiaria
92
.
S. 9:00 a.m. del 22 de agosto de 1978 (B.J. 238 de 1978-9)
7. «De lo expuesto resulta que no existe ninguna disposición
en Convenio Centroamericano para la Protección de la Propie-
dad Industrial que ordene que la inscripción o anotación de cam-
bio de domicilio del titular del Derecho inscrito, tenga que pagar
los Derechos que el Convenio exige en los casos que se dejan
relacionados y, en materia fiscal, no cabe aplicar impuestos por
analogía, pues el espíritu que inspira nuestro sistema tributario
es que cada impuesto debe estar establecido expresamente en
la Ley». Sentencia de las 11:40 A.M. del 15 de mayo de 1979
(B.J. 522 de 1979).
8. En caso de oposición, la parte contraria tiene el derecho
de reclamar la presentación del poder y el solicitante la obliga-
ción de acompañarlo, para examinar la legitimidad de la repre-
sentación ostentada, pues se trata de un juicio que se abre.
Consulta de 18 de junio de 1980, B.J. 480 de 1980.
9. No ha lugar al amparo contra la resolución que acoge la
oposición contra el registro de una marca, ya que el apoderado
del opositor no presentó un poder en escritura pública, sino un
poder verbal. Esta sentencia se funda en que los juicios admi-
nistrativos son escritos. S. 11:45 a.m. del 12 de julio de 1980
(B.J. 45 de 1980)
92
El Arto. 20 de la Ley de Amparo permite al recurrente de un recurso de casación o de
amparo alegar la inconstitucionalidad de la ley, decreto ley o reglamento que se le
haya aplicado.

135
Guy Bendaña Guerrero
10. La Corte Suprema consideró existía semejanza entre las
marcas ORALITE y AURALIT. Sentencia No. 114 de las 10:45
A.M. del dos de octubre de 1980 (B.J. 265 de 1980).
11. No caduca una solicitud de registro que ha estado en
suspenso por una oposición en su contra. Sentencia No. 115 de
las 11:00 A.M. del 2 de octubre de 1980, B.J. 267 de 1980.
12. La Corte Suprema consideró que existía semejanza entre
las marcas SULOBIL y SILUBIN. Para llegar a esta conclusión la
Corte razonó de la siguiente forma: «Para determinar, en concreto,
si la marca Sulobil es o no imitación de la marca Silubin, guardan-
do con ella semejanza, fonética, visual y ortográfica en grado de
confusión, pues, sin lugar a dudas, lo que pretende el Convenio
Centroamericano de Protección a la Industria
93
, es la protección,
que para uso exclusivo, debe hacer el propietario de una marca
registrada y tal legislación entre otras, tiene esa como una de sus
principales finalidades. Sobre este punto, después de hacer un
examen exhaustivo y a la vez comparativo de las palabras «Sulobil»
y «Silubin», estima este Tribunal que ambas tienen el mismo nú-
mero de letras, al igual que el mismo número de sílabas, dándose
el caso que las tres primeras consonantes son las mismas y están
colocadas en el mismo orden , con la agravante, que la vocal de la
última sílaba es, precisamente, idéntica, estando además, coloca-
das en la misma posición, lo que produce una fonética muy seme-
jante entre las mismas. El análisis comparativo anterior nos condu-
ce necesariamente a establecer una marcada semejanza entre am-
bas palabras «Sulobil» y «Silubin» que puede provocar confusión
entre el público consumidor, sobre todo tratándose de la misma
clase. (clase 5), conforme la nueva clasificación. Tal circunstancia
contravine lo preceptuado en el acápite p) del Arto. 10 del Conve-
nio antes mencionado»
94
.También dijo la Corte Suprema en la mis-
93
Obviamente la Corte Suprema se refiere al Convenio Centroamericano para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial.
94
Este razonamiento viene a ser una aplicación concreta de las reglas generales para
determinar la semejanza entre dos marcas enunciadas por el tratadista argentino don
Pedro Breuer Moreno y que fueron acogidas en la sentencia de las once y media de la
mañana del veintinueve de mayo de mil novecientos cincuenta, visible en el B.J. 15100.
En el Considerando I de dicha sentencia la Corte Suprema de Justicia dijo: «Ahora

136
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
ma sentencia: «El Art. 100 del Convenio en cuestión no hace nin-
guna distinción al respecto y, por lo tanto, debe entenderse que lo
bien, la confusión proviene de los diferentes elementos que influyen en las marcas, desde la
identidad absoluta hasta la semejanza causada por parecidos ortográficos, fonéticos y simi-
litud visual o de ideas; y aún puede originarse indirectamente de la forma, tamaño y material
en que se impriman; sin embargo, para decidir sobre el parecido de dos marcas no debe
procederse de una manera arbitraria, sino que es necesario, dicen los autores, atenerse a
ciertas normas que lleven al juzgador a dictar una resolución justa; por ejemplo; el cotejo
sucesivo de las marcas, poniéndose en lugar del consumidor y tomando en cuenta la natu-
raleza de los productos que amparan, apreciando en conjunto más bien las semejanzas
que existen, antes que las diferencias, ya que es de los elementos similares y no de los
distintos que dependen su parecido; pues como dice Breuer Moreno: «en la mayoría de los
casos, el parecido entre dos marcas no es obra de la casualidad; es obra premeditada del
competidor desleal que trata de producir confusión. Se explica que el comerciante poco
escrupuloso, buscando defensa contra la acción del titular de la marca registrada, incluya
en la suya elementos distintos que le permitan afirmar que las marcas son inconfundibles;
pero el juez puede estar sobre aviso, aplicando las reglas que recuerde, para evitar que
consiga esos propósitos» (Tratado de Marcas de Fábrica, pág. 358)». Relacionado con este
tema, la Corte Suprema de Justicia, reiteradamente, ha declarado que: «La similitud entre
marcas es un tema que cae bajo los sentidos del juzgador sin que se requieran conocimien-
tos especiales», B.J. 17505 de 1955; 265 y 273 de 1980.
«La Corte Suprema cree que la apreciación que los Tribunales de Instancia hacen de la
identidad o parecido sustancial de dos marcas de fábrica, sólo pueden impugnarse por error
de hecho cuando la equivocación es evidente, esto es, que se ve a primera vista, sin
esfuerzo ni raciocinio, como cuando la equivocación es acerca de colores o acerca de una
cifra» (Sentencia de las once de la mañana del 23 de septiembre de 1955). También la
Corte Suprema de Justicia en el considerando I de sentencia de las 10: 00 a.m. del 30 de
enero de 1958, dijo : «La Cámara Federal de Buenos Aires, resume ese juicio diciendo que
«para admitir tal posibilidad de confusióncuestión de hechoel criterio judicial es sobera-
no y se forma por el examen de ambas denominaciones, por consideración a la identidad de
artículos a que se aplicaran, por la naturaleza o condición de los compradores o por la
circunstancia, ya señalada en otros fallos de esta Cámara, de hallarse en presencia de un
derecho reconocido, el de la marca registrada y de otro en expectativa que bien puede
encontrar en otra designación cualquiera de fantasía, la marca registrable, sin afectar dere-
chos ya amparados». Este es también, criterio de los Comentaristas, y de esta Suprema en
varias de sus sentencias que han decidido casos parecidos al actual. Entre aquéllos puede
citarse lo que expresa Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas, páginas 350 y 356, a
saber: «Indudablemente la confusión entre marcas es una cuestión de hecho, pero la Ley
de Marcas no solamente reprime la confusión consumada, sino que trata de evitar que se
produzcan en el futuro... De manera que el problema que se debe determinar a priori es, la
posibilidad de confusión. Este problema es tanto más importante aun en los casos en que la
confusión se ha producido, es difícil probar el hecho; quien se confunde es el consumidor;
el titular de la marca vulnerada raras veces tiene conocimiento de las circunstancias en que
la confusión ocurrió. Por eso, con buen criterio, los tribunales han resuelto constantemente
que la determinación de la posibilidad de confusión compete personalmente a los jueces y
que, si bien puede producirse prueba sobre confusiones ocurridas, carece de valor cual-
quier prueba que tendiera a demostrar que dos marcas no pueden confundirse. Es razona-
ble: lo que no ha ocurrido todavía, puede ocurrir en el futuro».

137
Guy Bendaña Guerrero
preceptuado en él es aplicable a todos los casos generales, o sea
que debe acompañarse al escrito de oposición el Certificado de
Registro de Marca, aunque esta oposición se verifique ante el Re-
gistrador en cuyo registro ya estuviese inscrita la marca». Senten-
cia No. 118, 11:30 A.M. del 14 de octubre de 1980, B.J. 273 (1980).
13. Siendo escritos los juicios administrativos y de lo conten-
cioso administrativos el poder con que se debe gestionar en ellos
debe constar en escritura pública (Arto. 71 Pr. Ord. 1). B.J. 145
de 1980.
14. La Corte Suprema de Justicia consideró nulo un poder
escrito en inglés que no fue traducido. Sentencia No. 160, 11:00
A.M. del 22 de diciembre de 1980, B.J. 373 de 1980.
15. «Dado el caso que los conocimientos acerca de los nom-
bres de productos médicos y fármacos que se expenden al pú-
blico está reducido a un limitado número de personas, las que
por su actividad de carácter eminentemente profesional o técni-
co están en íntima relación con campo basto de la medicina y de
los productos que se elaboran para combatir las enfermedades
de cualquier naturaleza que éstas sean y es a la gran masa de
la población ajena a esos conocimientos, a las que el Estado de
preferencia trata de proteger y velar por su bienestar y salud, lo
mismo que aquellas personas que como la entidad comercial
recurrente tiene un derecho patrimonial adquirido y debidamen-
te registrado sobre su producto conocido como «EXOMYCOL»,
lo que ha probado en el juicio». Sentencia No. 34 de las 10:45
A.M. del 7 de marzo de 1983, B.J. 87 de 1983.
16. Se declaró con lugar el amparo por haberse incluido en la
solicitud de la marca GENIOL, clase 3, productos higiénicos que
corresponden a la 5. (GENIOL clase 5 vs. GENIOL clase 3).
Sentencia No. 115, 11:00 A.M. 27 de junio de 1983, (B.J. 315 de
1983).
17. La Corte Suprema consideró que existía semejanza en-
tre los nombre comerciales LABORATORIOS SOLKA, S.A. y

138
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
SOLCO BASLE LTD. Sentencia No. 156, 10:45 A.M., 16 de agos-
to de 1983 (B.J. 405 de 1983).
18. «Basta que una marca tenga un distintivo semejante en
gráfica y fonética a otra, para que pueda inducir a error y origi-
nar confusión, siempre que pertenezcan a una misma clase».
La Corte Suprema consideró existía semejanza entre las mar-
cas BENOXOL ROCHE y BENOXYL. Sentencia No. 228 11:00
A.M. del 16 de diciembre de 1983, B.J. 627 de 1983.
19. «Pues las palabras de otro idioma vienen a constituir el
requisito de fantasía de la marca registrada, sin que para ello
pueda invocarse como justificación el hecho de que tales térmi-
nos hayan sido registrados por un «error del registrador» pues-
to que esa circunstancia no ha sido objeto de su examen y revo-
cación mediante el trámite legal correspondiente como sería
necesario hacerlo para poder aplicar las disposiciones conteni-
das en los incisos j) y k) del Arto. 10 del Convenio, y pues proce-
der de otra manera equivale a lesionar directamente derechos
que han sido legalmente adquiridos. Así que el público lógica-
mente se guía por el sentido literal de la marca tal como está
escrito y no mediante el que pueda resultar de una automática
traducción dado que para ello tendría cada consumidor que co-
nocer además el idioma en que la respectiva marca se encuen-
tra inscrita, lo cual es sumamente difícil pues eso apenas lo puede
hacer un porcentaje muy mínimo de nuestra población
95
".
(LIGHTS y GOLDEN LIGHTS vs. KENT GOLDEN LIGHTS).
Sentencia No. 71, 11:00 A.M. del 30 de abril de 1984. (B.J. 172
de 1984).
20. No ha lugar al amparo contra la resolución que acogió la
oposición al registro de una marca para una vacuna veterinaria
presentada por otra para productos medicinales y farmacéuti-
95
Es criticable esta opinión de la Corte Suprema porque el inglés es una lengua muy
conocida en Nicaragua, incluso es hablada en la zona del Atlántico y como tal tiene
uso oficial de conformidad con el Arto. 11 Cn. Además, como señalan los autores de
Derecho Marcario, el recurrir a términos comunes o genéricos de otras lenguas es un
ardid para evadir la prohibición de uso y registro como marcas, de tales términos en la
lengua oficial de determinado país.

139
Guy Bendaña Guerrero
cos, ya que son semejantes gráfica, fonética e ideológicamente
y están incluidas en la misma clasificación. Caso Rowachol vs.
Orachol. Sentencia 10 : 45 a.m. del 30 de mayo de 1984 B.J.
164 de 1984.
21. La Corte Suprema consideró existía semejanza entre las
marcas ROWACHOL y OROCHOL. Sentencia No. 60, 10:45 A.M.
30 de mayo de 1984, (B.J. 164 de 1984).
22. Ha lugar al amparo contra la resolución que declaró la de-
serción de la apelación contra el rechazo de la oposición al registro
de una marca, aunque la recurrente se personó el décimo día des-
pués de emplazada, ya que el recurrido no había pedido la deser-
ción dentro de los dos días siguientes al término del emplazamien-
to, como lo establece el Arto. 2005 Pr. Caso Bristol vs. Píldoras de
Bristol. Sentencia 11 : a.m. del 11 de junio de 1984 B.J. 196 de
1984.
23. No existe ninguna disposición que establezca un plazo
para ratificar una gestión oficiosa. No cabe el registro del nom-
bre comercial THE REGINA CORPORATION por el registro pre-
vio de la marca REGINA, la primera comercializa la misma cla-
se de productos que protege la segunda, lo que está expresa-
mente prohibido por el Arto. 49 Inc. c) del Convenio Centroame-
ricano. Sentencia No. 74, 11:00 A.M. 6 de junio de 1984, (B.J.
204 de 1984).
24. La Corte Suprema consideró existía semejanza entre las
marcas IBOSTRIN e ISOPTIN. Sentencia No. 75, 10: 45 A.M.
del 7 de junio de 1984 (B.J. 206 de 1984).
25. La Corte Suprema consideró existía semejanza entre las
marcas GOLDEN DAWN y DAWN. Además la Corte dijo que el
hecho de que dos marcas coexistan en varios países que no
son partes del Convenio Centroamericano no es suficiente prue-
ba contra la demanda de nulidad de la inscripción de una de
ellas basada en semejanza entre ellas. Sentencia No. 76 de las
11: 00 A.M. del 7 de junio de 1984 (B.J. 209 de 1984).

140
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
26. «Sobre este particular estima el Tribunal Supremo, que si
bien es cierto que la palabra «CORN» es un término que tradu-
cido del idioma inglés al español significa «maíz» y es genérico,
la palabra «CHIPS» que en el idioma español tiene como signi-
ficado «astillas», no es un término técnico ni genérico, el que
bien puede significar al aplicarse a una clase de alimentos, un
término de fantasía, que no tiene ninguna relación con el pro-
ducto que distingue, pudiéndose considerar como un aspecto
circunstancial del propio producto que se pretende introducir al
mercado, cuando el mismo se rompe o desmenuza, pero nunca
viene a constituir en sí, la denominación necesaria y precisa del
producto conocido en el comercio como maíz». Sentencia No.
158 de las 10:45 A.M. del 19 de noviembre de 1984 (B.J. 402 de
1984).
27. La Corte Suprema consideró que existía semejanza en-
tre las marcas DOPAMET y NUPAMET. Sentencia No. 165,
12:00 M. 6 de diciembre de 1984, (B.J. 164 de 1984).
28. La Corte Suprema consideró existía semejanza entre las
marcas RINAZOL y SINAZOL. Sentencia No. 203 de las 11: 00
A.M. del 11 de diciembre de 1985, (B.J. 403 de 1985).
29. La Corte Suprema consideró que no existía semejanza
entre las marcas BRIS y BLITZ. Sentencia No. 29 de las 10:45
A.M. del 1 de abril de 1986, (B.J. 49 de 1986).
30. La Corte Suprema consideró que existía semejanza en-
tre las marcas OPTISON y OPTIKON. Sentencia No. 32 de las
10:45 A.M. del 2 de abril de 1986, (B.J. 55 de 1986).
31. «La «similitud» entre marcas es materia que cae bajo los
sentidos del «Juzgador» sin que tal hecho requiera de procedi-
mientos especiales». La Corte Suprema consideró que no exis-
tía semejanza entre las marcas PRESTO y PRESTOBIL
96
. Sen-
96
En esta sentencia la Corte Suprema de Justicia incurrió en un verdadero error de
hecho. La única diferencia entre las dos marcas es la sílaba BIL. Si se siguiera el
criterio que el agregarle una sílaba a una marca inscrita hace registrable a la solicitada

141
Guy Bendaña Guerrero
tencia No. 67 de las 10:45 A.M. del 11 de junio de 1986, B.J.
134 de 1986.
32. La Corte Suprema consideró que no existía semejanza
entre las marcas ZANTAC y ZANATE. Sentencia No. 80 de las
11: 00 A.M. del 16 de junio de 1986, (B.J. 159 de 1986).
33. La Corte Suprema consideró que no existía semejanza
entre las marcas SYNETRIM y SINTROM. Sentencia No. 113
de las 11: 00 A.M. del 4 de septiembre de 1986, (B.J. 244 de
1986).
34. «Por lo dicho puede apreciarse la importancia y el valor
que la «Marca» puede adquirir para su titular, y justamente, se
ha señalado que ella puede constituir el principal activo de un
negocio. Indirectamente, y aunque no es su fin inmediato, la
marca desempeña otra función: sirve al público de garantía so-
bre la proveniencia u origen de los productos que consume.»
Existe semejanza entre las marcas SASSON y SANSON. Sen-
tencia No. 159 de las 12:00 M. del 7 de noviembre de 1986, B.J.
350 de 1986.
35. La Corte Suprema consideró que no existía semejanza
entre las marcas MAXICAN y PAXIPAM. Sentencia No. 46 de
las 11: 30 A.M. del 10 de marzo de 1987, (B.J. 99 de 1987).
36. La Corte Suprema consideró que existía semejanza en-
tre las marcas VITAMINETS y VIDAMINAS. Sentencia No. 86
de las 10:45 A.M. del 11 de mayo de 1987, (B.J. 153 de 1987).
se violarían impunemente los derechos de los titulares de las marcas inscritas. En la
sentencia de las 11: 00 A.M. del 23 de septiembre de 1955, la Corte Suprema dijo: «La
Corte Suprema cree que la apreciación que los Tribunales de Instancia hacen de la
identidad o parecido sustancial de dos marcas de fábrica, solo pueden impugnarse por
error de hecho cuando la equivocación es evidente, esto es, que se ve a primera vista,
sin esfuerzo ni razocinio, como cuando la equivocación es acerca de colores o acerca
de una cifra».

142
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
37. La Corte Suprema consideró que no existía semejanza
entre las marcas ALGESAL y ATLETAL. Sentencia No. 77 de
las 11: 00 A.M. del 22 de abril de 1987, (B.J. 137 de 1987).
38. La Corte Suprema consideró que no existía semejanza
entre las marcas LOTRIAL y LOTRIDERM. Sentencia No. 102
de las 10:45 A.M. del 21 de mayo de 1987, (B.J. 180 de 1987).
39. La Corte Suprema consideró que no existía semejanza
entre las marcas FLAMINON y FLAMARION. Sentencia No.
109 de las 11: 00 A.M. del 25 de mayo de 1987, (B.J. 191 de
1987).
40. La Corte Suprema consideró que no existía semejanza
entre las marcas EMICINA y EMCIDE. Sentencia No. 117 de
las 11: 00 A.M. del 2 de junio de 1987, (B.J. 207 de 1987).
41. «Del examen de ambas marcas se observa que las dos
constan de siete letras compuestas en tres sílabas: VI-NI-SAN e
HI-NO-SAN y las cuales ni fonética ni gráfica o ideológicamente
son semejantes, es decir ni vistas ni escuchadas ambas marcas
pueden originar una confusión entre los consumidores». Sen-
tencia No. 40 de las 11: 00 A.M. del 4 de marzo de 1988 (B.J. 56
de 1988).
42. El Tribunal de Apelaciones de Managua declaró la seme-
janza entre las marcas VAPORUB y VAPO II. La parte perdidosa
recurrió de casación, pero se declaró la caducidad del recurso.
Sentencia No. 120 de las 10:00 A.M. del 17 de diciembre de
1990, B.J. 238 de 1990.
43. Ninguna ley faculta al mencionado Ministro para delegar
las funciones que le son propias e inherentes a su cargo como
las que le confiere el párrafo final del Arto. 4º del Decreto 2-L de
fecha 3 de abril de 1968. Tal criterio ha sido sostenido en las
siguientes sentencias del Supremo Tribunal de Justicia: a) La
No. 48 de las 10 y 45 minutos de la mañana del 22 de junio de
1994; b) La No. 85, de las 10 y 45 minutos de la mañana del 24

143
Guy Bendaña Guerrero
de octubre de 1994, visible en el Boletín Judicial página 180 de
ese año y c) la No. 33 de las 10 y 30 minutos de la mañana del
20 de marzo de 1996.

144
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
Bibliografía
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Comercio.
2. David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario.
3. Mario Palma Ibarra, Protección Marcaria en Nicaragua.
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5. César Sepúlveda, Sistema Mexicano de Propiedad Industrial.
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7. Santiago Larraguibel Zavala, Derecho de Autor y Propie-
dad Industrial.
8. Barldo Kresalja R., Comentarios al Decreto Ley 26122 (del
Perú) sobre represión de la competencia desleal publicado
en DERECHO nº 47, diciembre 1993, de la Pontificia
Universidada Católica del Perú.
9. Hermenegildo Baylos Corroza, Tratado de Derecho Indus-
trial.
10. OMPI, Protección contra la Competencia Desleal.
11. Luis Eduardo Berone y Guillermo Cabanellas de las Cue-
vas, Derecho de Marcas.
12. Oscar Etcheverry, Piratería Marcaria.
13. José Antonio Gómez Segade, El secreto industrial (know-
how); concepto y protección.
14. Yves Saint-Gal, La Protección de las marcas notorias en
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145
Guy Bendaña Guerrero
15. Vladimir García-Huidrobro Amunátegui, Legislación sobre
Propiedad Industrial.
16. Francesco Carnelutti, Usucapión de la Propiedad Industrial.
17. Jorge Otamendi, Derecho de Marcas.
18. Tulio Ascarelli, Teoría de la Concurrencia de los bienes
inmateriales, Ed. Bosch, Barcaelona 1970.
19. Carlos M. Correa, «Necesidad, lineamientos, alcances y
propuestas específicas de reforma del Convenio Centroameri-
cano para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado
en la Revista del Derecho Industrial, números 16 a 18, año 6,
pág. 488.
19. Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cue-
vas Derecho de Marcas, pág. 93, Tomo II.
20. François Contensou La marca, la eficiencia económica y la
formación de los precios.
21. Juan José Otamendi: «Competencia desleal», De. Avanzadi,
Pamplona
22. Revista Trademark World
23. Revista ASIPINFORMA
24. La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de
10 de enero de 1991, varios autores, dirigida por Alberto
Bercovitz.
25. Revista DERECHOS INTELECTUALES , publicada por ASIPI.
26. Revista TRADEMARK REPORT
27. Revista del Derecho Industrial, Editorial Depalma

146
Temas de Derecho de Propiedad Industrial
28. Boletines Judiciales.
29. Convenio Centroamericano para la Protección de la Propie-
dad Industrial.
30. Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para
la Protección de la Propiedad Industrial
31. Convenciones Internacionales sobre Propiedad Industrial.

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